Как защитить интеллектуальную собственность в странах MENA
Самая популярная услуга в сфере защиты интеллектуальной собственности в MENA — регистрация товарного знака. В некоторых странах, включая ОАЭ, без него нельзя разместить вывеску или рекламу. При этом в основном знак регистрируют для перевода бизнеса с российского лица на иностранную компанию, чтобы снизить риски нарушения санкционного законодательства при работе с зарубежными партнерами, рассказывает Алексей Кратюк, партнер Городисский и Партнеры Знак также защищает от незаконного использования, копирования и имитации: действует принцип first-to-file, при котором приоритет получает тот, кто первым подал заявку. Кроме того, его используют как нематериальный актив, например при развитии франчайзинга.
По словам руководителя проектов VERSUS Екатерины Ковалевой, объекты ИС в регионе MENA регистрируют практически во всех сферах производства и услуг, за исключением запрещенных шариатом. Среди наиболее популярных категорий для товарных знаков фигурируют диджитал-сектор и продукты питания, а для промышленных образцов — упаковка, транспорт и электроника. Не обходят стороной медицину, фармацевтику и химию.
В целом есть три способа регистрации интеллектуальной собственности в другой стране: международный, национальный и региональный. В странах MENA региональный механизм не работает, поэтому используют первые два.
Международный способ позволяет подать одну заявку сразу в несколько стран через Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). Заявки подают на английском, французском или испанском языке. Для разных объектов действуют отдельные процедуры, доступные в разных странах:
для товарных знаков — Мадридская система (ОАЭ, Пакистан и Катар);
патентов — Договор о патентной кооперации, или Patent Cooperation Treaty (Ирак, Саудовская Аравия и Египет);
промышленных образцов — Гаагское соглашение (Саудовская Аравия, Египет и Марокко);
географических указаний — Женевский акт Лиссабонского соглашения (Алжир и Тунис);
программного обеспечения — Договор ВОИС по авторскому праву в рамках Бернской конвенции (ОАЭ, Катар, Оман, Бахрейн и Иордания).
Национальная система — это подача заявки в каждой стране по местным правилам, которые различаются по объектам ИС.
Для регистрации товарного знака по Мадридской системе важно, чтобы он был зарегистрирован на национальном уровне или по нему была подана заявка (в России — в Роспатент). Если в течение пяти лет такую регистрацию аннулируют, международная регистрация также прекратит действие. «В таком случае заявитель может прибегнуть к трансформации международной заявки в соответствующие национальные заявки», — указывает Антон Пчелкин, старший юрист практики интеллектуальной собственности и товарных знаков Пепеляев Групп По истечении пяти лет регистрации становятся независимыми.
Подать заявку на регистрацию ТЗ в ВОИС можно как напрямую, так и через Роспатент. Во втором случае потребуется уплатить госпошлину за его услуги — 5000 руб., а при более чем трех классах МКТУ — дополнительно по 1000 руб. за каждый класс. Еще взимается пошлина ВОИС, состоящая из базовой и индивидуальной частей, которая оплачивается в швейцарских франках (CHF). Базовая пошлина составляет 903 CHF (около 93 000 руб.), а за каждый класс сверх трех нужно доплатить 100 CHF. В некоторых странах, например в Катаре, Израиле, Бахрейне и ОАЭ, дополнительный сбор не применяется — вместо него действуют индивидуальные пошлины.
Регистрация по Мадридской системе может обойтись дешевле, так как не нужно оформлять дорогую апостилированную или легализованную доверенность, которая требуется при национальной процедуре. Но если по международной заявке приходит предварительный отказ, то придется привлекать местного патентного поверенного, чтобы преодолеть причины этого отказа, и ему такая доверенность понадобится. Мадридская система в любом случае позволяет уменьшить расходы на подачу и пошлину, в первую очередь из-за того, что можно подавать несколько классов в одной заявке. Национальные заявки в большинстве стран MENA подаются по принципу «один класс — одна заявка».
Сергей Зуйков, управляющий партнер Зуйков и партнерыПо словам Сергея Медведева, партнера Городисский и партнеры, международная заявка выгодна при выходе сразу на несколько стран: действующую регистрацию можно расширять, добавляя новые юрисдикции в рамках Мадридской системы, пусть и с более поздним приоритетом. С другой стороны, если в международной заявке указать небольшое число стран, она может оказаться дороже национальной, отмечает Пчелкин. Кроме того, международная регистрация обычно занимает больше времени.
Для защиты изобретения сначала подают национальную заявку, а затем в течение года могут выйти на международный уровень через систему PCT. При подаче через Роспатент нужно заплатить 2000 руб. за передачу документов, а размер пошлины ВОИС зависит от параметров заявки. Процедура проходит в два этапа. Сначала — международный: проводят поиск и оценивают новизну и патентоспособность изобретения. В качестве поискового органа можно выбрать Роспатент, где работа на русском языке стоит около 9000 руб., на английском — около 45 000 руб. Далее следует национальная стадия — заявку направляют в ведомства выбранных стран. На этом этапе обычно нужен местный патентный поверенный. Переход к нему можно отложить примерно на 18 месяцев, чтобы оценить перспективы регистрации.
Для промышленных образцов (дизайнов) предварительно получать национальную охрану не нужно. Международная заявка позволяет зарегистрировать до 100 дизайнов сразу в 99 странах. Базовая пошлина за регистрацию одного дизайна составляет 397 CHF (около 41 000 руб.), дополнительно могут взиматься и другие сборы. В отдельных странах действуют индивидуальные пошлины, в том числе в Израиле.
В итоге компании комбинируют оба подхода. «Если бизнес нацелен на международный рынок, международные системы удобнее, и в дальнейшем ими проще управлять. Но на старте не всегда понятно, каким будет масштаб, поэтому компании сначала регистрируют права в ключевых юрисдикциях, а затем переходят к международным системам», — указывает Ковалева.
ОАЭ и Саудовская Аравия конкурируют за статус технологических хабов, поэтому оформление прав там становится быстрее и более цифровым. Это отличает их от Египта, Пакистана и Иордании, где такие механизмы пока слабо развиты, говорит Медведев. Ковалева приводит в пример Катар, где до 2025 года не регистрировали промышленные образцы, а в Палестине срок действия товарного знака составляет семь лет вместо привычных десяти. В некоторых юрисдикциях, включая ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию, вывески необходимо дублировать на арабском языке.
В арабских странах откажут в регистрации обозначений, связанных с алкоголем, свининой, азартными играми, религией и сексуальной тематикой, а также с отдельными направлениями биотехнологий и финансов, говорит Ковалева. При этом возможны исключения: в 2023 году в ОАЭ зарегистрировали товарный знак Sexy Fish для ресторанных услуг, отмечает Медведев. Вероятно, это связано с известностью бренда на международном рынке.
В регионе встречается и разделение правовых режимов. Например, в ОАЭ есть свободные экономические зоны с английским правом и материковая часть, где действует шариат, но регулирование ИС остается единым, указывает Ковалева.
В ОАЭ регистрацию интеллектуальной собственности регулирует федеральное законодательство. Нет разницы, где компания зарегистрирована: во фризоне, например в DIFC, где применяют английское право, или в мейнленде, к примеру в Шардже, где действует шариат. Товарный знак регистрируют в Министерстве экономики ОАЭ, он действует на всей территории страны.
Сергей Медведев, партнер Городисский и ПартнерыУ разделения на зоны есть и плюсы. Если спор возник в Дубае, его можно рассматривать в государственных судах на арабском языке. Если контрагент находится в свободной зоне — в судах DIFC или ADGM на английском. Это намного удобнее для российского бизнеса, указывает Медведев.
Процедуры в ОАЭ полностью цифровые, и подача проходит дистанционно. Регистрация промышленного образца занимает около года (срок охраны — 20 лет), программного обеспечения — 4–6 месяцев. Для товарных знаков действует ускоренная экспертиза One-Day Trademark Examination: за доплату около 2250 дирхамов (примерно 50 000 руб.) решение принимают в течение суток, поясняет Медведев. При этом для патентов, дизайнов и программного обеспечения нет единой международной процедуры, охватывающей весь регион, поэтому компании чаще используют национальные механизмы.
В отдельных странах регулирование, напротив, раздвоено. Например, в Ираке действуют две системы регистрации, которые не признают друг друга, с ведомствами в Багдаде и в Эрбиле (Курдистан), а в Йемене — в Сане и в Адене. «Важно учитывать ситуацию в стране и соотносить ее с географией и целями бизнеса, чтобы при существовании параллельных систем выбрать нужное ведомство», — подчеркивает Ковалева.
По словам Зуйкова, с учетом высокой стоимости и сложности регистрации товарных знаков в регионе к выбору патентных поверенных стоит подходить особенно внимательно. «До прошлого года в регионе практически не было строгих требований к опыту кандидата в патентные поверенные, зато были строгие требования к его национальности. Но ведь это далеко не всегда подтверждает его опыт и знания», — отмечает эксперт.
При выходе на новый рынок компания может обнаружить, что товарный знак, дизайн или другой объект уже зарегистрирован третьим лицом. Еще есть риск попасть на патентных троллей, которые регистрируют товарные знаки или патенты не для производства товаров или развития технологий, а чтобы зарабатывать на претензиях и судебных исках.
Ключевое значение имеет дата приоритета — ее определяют по дате подачи первой заявки.
Международные договоры позволяют заявителям эффективно распространять дату приоритета на заявки в других странах (конвенционный приоритет). Заявитель может использовать одну дату приоритета в разных странах при соблюдении установленных сроков, к примеру: 6 месяцев — для товарных знаков, 12 месяцев — для изобретений с увеличением до 30–31 месяца в рамках PCT. Это позволяет отсеять потенциальные заявки от патентных троллей, которые в любом случае подаются позже первоначальной заявки.
Антон Пчелкин, старший юрист практики интеллектуальной собственности и товарных знаков Пепеляев ГруппЕще важно заранее проверить, свободно ли обозначение для регистрации и использования. «Если да, можно смело подавать свою заявку и запускать продукт. Лучше именно в такой последовательности, чтобы не давать троллям возможности украсть ваш знак и чтобы не нарушить чужие права использованием», — предупреждает Ковалева. Если же сходный знак уже зарегистрирован, но не используется, его можно аннулировать. В зависимости от страны срок неиспользования составляет от трех до пяти лет. Проверить можно через открытые источники, но нередко требуется и офлайн-проверка, и в таких случаях привлекают местного патентного поверенного. Если в открытых источниках информации нет, обычно подают заявление об аннулировании, указывает эксперт.
В ОАЭ такие заявления подают в Министерство экономики в административном порядке. Аналогичная процедура возможна в Саудовской Аравии через местное ведомство по товарным знакам, поясняет Зуйков. Помимо аннулирования, есть и другие способы работы с более ранними регистрациями: переговоры с правообладателем, получение согласия на регистрацию, выкуп знака, корректировка перечня товаров и услуг или внесение изменений в обозначение.
Важно помнить о нюансах в каждой стране: к примеру, в Саудовской Аравии письма о согласии не принимаются и знак нужно выкупать. В Египте в большинстве случаев не учитывают понятие однородности и противопоставляют знаки, если совпадает номер класса.
Екатерина Ковалева, руководитель проектов VERSUSПчелкин рекомендует заранее оценивать затраты на досрочное прекращение действия более раннего товарного знака. По его словам, иногда выгоднее договориться о выкупе исключительного права, чем привлекать местных специалистов, проводить экспертизу и судиться.
Использование патента, как правило, связано с организацией производства. Поэтому перед строительством завода и оснащения производственной линии оборудованием следует проводить проверку на патентную чистоту, рекомендует Зуйков. Если выявляют патент, защищающий технологию, производитель, как правило, изменяет процесс, чтобы избежать нарушения прав третьих лиц.
С программным обеспечением ситуация иная. Для копирования исходного кода требуется доступ к нему, и на практике получить его почти невозможно. «Реализация аналогичных функций не считается нарушением авторских прав. Нарушением будет копирование или переработка исходного кода, к которому обычно нет доступа», — поясняет Зуйков.
Риски могут возникнуть еще до регистрации объекта. В частности, речь идет о бренд-сквоттинге: третье лицо подает заявку на товарный знак, который компания уже использует, но еще не зарегистрировала. Такие случаи широко распространены в мире, особенно в Китае, в отношении товарных знаков. В регионе MENA подобная практика также встречается. По словам Зуйкова, ее меньше из-за высокой стоимости регистрации: в ОАЭ и Саудовской Аравии она составляет около $3000 за один класс МКТУ. «Это существенные расходы как для заявителя, так и для тех, кто занимается недобросовестной регистрацией. Тем не менее такие случаи все равно есть», — отмечает эксперт.
Ковалева добавляет, что чаще под удар попадают крупные люксовые бренды одежды и аксессуаров. В зависимости от страны, способы борьбы с пиратством разные. «К сожалению, отлаженного инструмента аннулирования недобросовестных регистраций в регионе нет», — указывает эксперт. По ее словам, в этом плане выгодно выделяется ОАЭ, где в законе о товарных знаках предусмотрели процедуру аннулирования как по признаку сходства с известным обозначением, так и в связи с недобросовестной конкуренцией.
Чтобы избежать бренд-сквоттинга, рекомендуется регистрировать товарные знаки без промедления, руководствуясь доктриной first-to-file. На текущий момент это основный способ защитить свои права.
Алексей Кратюк, партнер Городисский и ПартнерыЭксперт указывает, что один из вариантов — инициировать судебный или административный спор, но это дорого и долго. Например, юруслуги в спорах о товарных знаках в ОАЭ могут стоить от $5000 до $100 000, в зависимости от сложности дела. Часто в качестве основного аргумента ссылаются на предшествующее использование этих товарных знаков в таких странах, а у российских компаний подобного опыта обычно нет. Успех дела во многом зависит от представленных заявителем документов и мотивов оспаривания. «Другой вариант разрешить подобную ситуацию — выкупить украденный знак. Иногда это выгоднее, чем идти в суд», — указывает Кратюк.
Ковалева подчеркивает, что универсального рецепта нет: где-то помогут переговоры, где-то — аннулирование регистрации, а где-то придется менять обозначение. Нет и какой-то фиксированной суммы затрат, так как процедура, ответственные органы, пакет документов и требования к оформлению могут сильно различаться. Эксперт рекомендует заранее закладывать в бюджет расходы на местных патентных поверенных и юристов, а также на легализацию документов, поскольку в большинстве стран региона апостиль не принимается.