«Идею можно превратить в ценный актив»: интервью с Сергеем Медведевым

26 апреля отмечался Международный день интеллектуальной собственности. В этом году Всемирная организация интеллектуальной собственности посвятила его теме спорта и инноваций. Как интеллектуальная собственность используется в спортивной индустрии и есть ли у вашей фирмы проекты в этой сфере?

Применительно к спортивной индустрии ИС охватывает достаточно широкий круг объектов: от уникальных изобретений в сфере спортивного оборудования (например, фитнес-тренажеры) до дизайна спортивной экипировки и брендов (товарных знаков), используемых во время проведения спортивных соревнований. И у нас есть богатый опыт консультирования клиентов в этой сфере. 

В частности, если говорить о патентном направлении, мы занимались патентованием технических решений известной международной компании Salomon, которая специализируется на производстве и продаже оборудования для зимних видов спорта. Мы патентовали в России различные их изобретения, связанные с лыжными ботинками и креплениями.

Отдельный блок — товарные знаки и знаки обслуживания в области спорта. В 2017–2018 годах мы активно работали с Международной футбольной ассоциацией (FIFA) в преддверии и во время проведения чемпионата мира по футболу, который проходил в России. Регистрировали и продлевали для них бренды.

Кроме того, мы представляли и продолжаем представлять интересы крупных международных компаний спортивных товаров (Nike, Adidas, Puma). Например, для компании Adidas мы регистрировали узнаваемые «три полоски» в качестве позиционного товарного знака, для компании Nike — серию товарных знаков, включая знак swoosh (галочка). Компании Puma мы помогали запатентовать несколько промышленных образцов (дизайнов) в отношении кед и кроссовок, а также мы участвовали в разработке и регистрации лицензионных соглашений и договоров о дистрибуции применительно к российскому рынку. 

Индустрия спорта — хороший пример той отрасли, где одновременно встречаются разные объекты ИС. Поэтому здесь очень часто возникают юридические вопросы, связанные с правовой охраной, а также распоряжением исключительными правами и их защитой.

Многие предприниматели недооценивают интеллектуальную собственность, а ведь это нематериальный актив, который можно монетизировать и использовать в конкурентной борьбе. Как интеллектуальная собственность помогает компаниям дополнительно зарабатывать, привлекать финансирование и бороться с контрафактом?

Важно помнить, что ИС — это не только документ, подтверждающий исключительное право на использование охраняемого результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в гражданском обороте. Ценность такого нематериального актива раскрывается, в частности, через два ключевых правомочия его владельца: им можно распоряжаться и с его помощью можно защищать бизнес от нарушителей.

Если говорить о правомочии распоряжения, то исключительные права можно продать, предоставить по лицензии, использовать во франчайзинге, заложить или внести в уставный капитал компании. Кроме того, исключительные права можно доверить в управление другим лицам, чтобы они на профессиональной и постоянной основе осуществляли согласованные фактические и юридические действия в интересах владельца ИС.

С финансовой точки зрения, например при заключении договора об отчуждении исключительного права, правообладатель вправе рассчитывать на вознаграждение за каждый отчуждаемый объект ИС. При выдаче лицензии или продаже франшизы он претендует на роялти — периодические платежи за предоставление объектов ИС в использование.

Кроме того, исключительные права сейчас активно используют в качестве обеспечения в кредитных сделках. Многие банки выдают кредиты под залог прав на ИС. Причем в залог они берут как права на объекты авторского права, так и права на объекты патентного права, а также товарные знаки. Главное, чтобы предметом залога были исключительные и отчуждаемые права, которые можно оценить.

Второе неотъемлемое правомочие владельца ИС — право на защиту исключительных прав. К примеру, если у компании есть зарегистрированный товарный знак, она может запрещать его незаконное использование в гражданском обороте, в том числе в интернете, требовать изъятия и уничтожения контрафактных товаров, взыскивать убытки или компенсацию с нарушителя.

Если же компания не зарегистрировала товарный знак в отношении своей продукции или услуг, защищать часто оказывается нечего. Напротив, она может вложиться в создание продукта и его упаковку, а потом обнаружить, что такое же или сходное обозначение уже зарегистрировал кто-то другой. В таком случае конкурент может направить претензию, потребовать прекратить использование обозначения и выплатить компенсацию. А после претензионной стадии спор может перейти и в судебную плоскость.

Применительно к информационным технологиям, необходимо упомянуть, что компьютерные программы и базы данных тоже охраняются как объекты авторского права или смежных прав и их можно зарегистрировать в Роспатенте. Кроме того, российские IT-разработчики могут также зарегистрировать программы для ЭВМ и базы данных в специальном реестре Минцифры, созданном для отечественных разработчиков. Это даст определенные налоговые льготы, закупочные преференции и другие экономические преимущества. Но до регистрации программ для ЭВМ и баз данных в указанных реестрах необходимо убедиться, что исключительные права принадлежат именно заявителю, а также по необходимости закрыть «служебные» вопросы.

Инвестиции в ИС окупаются достаточно быстро через понятные, доступные и законные механизмы. А подобные вложения не такие уж большие по сравнению с приобретением иных объектов гражданских прав.

27 июня был День изобретателя и рационализатора — это прекрасный повод для коммуникации с авторами или изобретателями. Что бы вы посоветовали тем, кто создает новые технологии, уникальные продукты или творческие произведения?

Прежде всего, не останавливаться на достигнутом. Продолжать изобретать, создавать и творить. Все-таки любая новая технология — это двигатель прогресса, она упрощает жизнь или делает ее качественнее. Без создания новых изобретений наше общество не будет развиваться. 

Еще один момент — не нужно откладывать оформление исключительных прав на потом. В патентах, например, особенно важна ранняя подача заявки, потому что она фиксирует приоритет. Как только заявка подана, появляется дата, которая может впоследствии отсечь более поздние заявки третьих лиц на такое же или сходное техническое решение. Поэтому чем раньше автор или заявитель закрепят за собой права, тем лучше.

При этом нужно заранее понять, кому именно принадлежат права. Если изобретение, промышленный образец или иная разработка (например, программа для ЭВМ) создана автором или изобретателем самостоятельно (по его собственной инициативе), это одна ситуация. В таком случае автор — это и есть правообладатель.

Однако, если промышленный образец или программа для ЭВМ появились в рамках служебного задания или заказа или изобретение создано в рамках подрядного договора (например, договор на НИОКР), нужно анализировать всю цепочку отношений между заказчиком и исполнителем, изучать природу заключенного между ними договора, смотреть, кому принадлежат права, какие права. Если этого не сделать, то полученные исключительные права или патенты в будущем могут быть аннулированы, поскольку они изначально должны были принадлежать другим лицам.

Исключительное право можно оспорить, и об этом важно помнить. Поэтому вопросу возникновения и движения прав, а также истории взаимоотношений с третьими лицами, участвующими в создании результатов интеллектуальной деятельности, нужно уделять особое внимание.

Есть еще один тонкий момент, о котором часто забывают. Автор не равно заявитель. Автор — это физическое лицо, кто создает результат интеллектуальной деятельности, а заявителем может быть иное лицо, в том числе юридическое. В частности, автор может создать изобретение и потом передать право на получение патента третьему лицу (заявителю) по договору. Получив такое право, заявитель (например, компания) подает патентную заявку и оформляет патентные права на себя для целей последующего внедрения и коммерциализации запатентованного изобретения. Взаимоотношения между автором и заявителем должны быть надлежащим образом оформлены.

Важно понимать, что сама по себе идея или концепция не охраняется как интеллектуальная собственность. Надо не только что-то придумать, но и материализовать: описать техническое решение, объяснить, почему оно является новым, показать его отличие от аналогов, объяснить изобретательский уровень (неочевидность изобретения) и обосновать его промышленную применимость. После этого нужно подготовить (написать) формулу изобретения и подать патентную заявку. Когда патент на изобретение (продукт или способ) выдан, то с этого момента такому изобретению предоставляется правовая охрана и возможность его защиты.

Патентование — дело совсем непростое и небыстрое, но очень важное. Патент — это ценный нематериальный актив, позволяющий законным образом монополизировать рынок технологий.

На каких этапах бизнесу требуется ваша помощь? Чем может быть полезна юрфирма «Городисский и Партнеры»?

Мы специализированная юрфирма и оказываем полный спектр услуг в сфере интеллектуальной собственности и смежных направлениях. Сопровождаем клиентов на всех ключевых этапах работы с ИС — от инвентаризации и аудита до закрепления прав, управления портфелем, сделок, споров и защиты прав в судах и правоохранительных органах.

Например, готовим и подаем патентные заявки в разных областях науки и техники и в разных странах мира, ведем делопроизводство, взаимодействуем с патентными ведомствами, оспариваем их решения, контролируем сроки действия охранных документов и уплачиваем патентные пошлины. Также консультируем по вопросам служебных изобретений, проверяем уровень техники и новизну заявляемых решений.

Если компания планирует вывести на рынок новый продукт, мы проводим патентные исследования. Это нужно, чтобы понять, есть ли в этой области действующие патенты третьих лиц и не нарушит ли компания чужие права, когда начнет предлагать свой продукт на рынке. Аналогичные поиски делаем и по товарным знакам, чтобы выявить тождественные или сходные бренды.

Отдельный большой блок — товарные знаки и бренды. Мы регистрируем товарные знаки и знаки обслуживания по всему миру, помогаем бороться с контрафактной продукцией и нарушениями в интернете, участвуем в доменных спорах, вносим товарные знаки в таможенные реестры, ведем споры о неиспользовании товарных знаков и другие споры. Активно работаем и с вопросами online brand protection — защиты бренда в цифровой среде.

Работаем и с другими объектами исключительных прав: коммерческими обозначениями, наименованиями мест происхождения товаров, географическими указаниями, программами для ЭВМ, базами данных и топологиями интегральных микросхем. Кроме того, помогаем клиентам оформлять авторские и смежные права и защищать их при незаконном использовании третьими лицами.

Еще одно направление — сопровождение сделок с ИС. Мы готовим и проверяем лицензионные договоры, договоры о передаче технологий, отчуждении и залоге исключительных прав, коммерческой концессии, сосуществовании товарных знаков, дистрибуции, доверительном управлении, сотрудничестве и другие соглашения. Во многих случаях важно не только подписать договор, но и зарегистрировать передачу или предоставление права в соответствующем ведомстве. С этим мы тоже помогаем.

У нас большая команда юристов и патентных поверенных, которая ведет споры об ИС любой сложности и во всех инстанциях. Мы анализируем ситуацию на предмет нарушения или ненарушения прав, готовим претензии и ответы на них, участвуем в переговорах и медиации, собираем или опровергаем доказательства, готовим иски, отзывы и другие процессуальные документы. Судимся как на стороне истцов, так и на стороне ответчиков, привлекаем экспертов и сторонние организации, участвуем в исполнительных производствах. Представляем клиентов в разных судах, включая Суд по интеллектуальным правам и Верховный суд. Кстати, недавно представляли интересы крупного клиента в Конституционном суде по сложному и важному для практики делу о принудительном лицензировании.

Параллельно мы развиваем смежные практики: оказываем юридические услуги в сфере высоких технологий, медиа и телекоммуникаций, культуры и искусства и других соседних областях.

LegalTech уже стал неотъемлемой частью юридической работы. Какие цифровые решения использует ваша фирма и какие задачи они помогают решать клиентам?

Да, мы создали и развиваем собственные LegalTech-решения, активно предлагаем их нашим действующим и новым клиентам. На данный момент у нас есть два готовых цифровых продукта, которые мы разработали собственными силами, автоматизировав некоторые процессы.

Первый — Gorodissky IP Mobile. Это мобильное приложение для управления портфелем объектов интеллектуальной собственности, включая патенты и товарные знаки, в России и других странах. Оно позволяет собрать все сведения об имеющихся у владельца объектах интеллектуальной собственности в одном месте; автоматически отслеживать сроки их действия, предупреждая о необходимости их своевременного продления; рассчитать стоимость продления каждого объекта, а также оплатить их моментально с помощью смартфона.

Второй — GIPSecurity. Это программное обеспечение, которое позволяет в режиме реального времени выявлять контрафактную продукцию в интернете (в социальных сетях, на маркетплейсах, в интернет-магазинах, на досках объявлений и подобном) и в досудебном порядке устранять нарушения прав. Данный сервис также позволяет осуществлять постоянный мониторинг информации в интернете, в том числе о ценах и географии продаж товаров с подготовкой отчета.

Мы не останавливаемся на достигнутом и сейчас разрабатываем другие IT-продукты, которые планируем запустить в ближайшее время.

Конечно, наши LegalTech-решения полностью не заменяют работу юристов или патентных поверенных. Но эти сервисы экономят огромное количество времени и трудозатрат наших специалистов, что существенным образом оптимизирует затраты клиентов.

В следующем году исполнится 100 лет со дня рождения одного из основателей вашей фирмы — Михаила Львовича Городисского. Какими качествами обладал этот человек, чем он занимался и какое влияние он оказал на становление и развитие вашей фирмы?

Михаил Львович был настоящим профессионалом своего дела и юристом-практиком. Большую часть жизни он посвятил работе в области промышленной собственности. Он был очень ответственным человеком и опытным специалистом в этой сфере.

Он действительно стоял у истоков создания нашей юрфирмы и сделал все, чтобы она активно развивалась в сфере патентного права и смежных вопросах. Кстати, наша фирма — пример организации, где совмещены две основные и тесно взаимосвязанные практики: практика патентных поверенных и практика юристов. На мой взгляд, подобная конструкция юридической фирмы долгое время отсутствовала в России.

Михаил Львович многое сделал для того, чтобы промышленная собственность воспринималась как самостоятельный, нужный и важный институт права. Напомню, что этому институту полноценно посвящена четвертая часть Гражданского кодекса.

Можно сказать, что Михаил Львович был «патриархом» патентного дела. Он участвовал в подготовке и подписании международных соглашений, в том числе Парижской конвенции по охране промышленной собственности и Договора о патентной кооперации, регулярно выступал с докладами и лекциями, писал статьи и книги, популяризируя охрану промышленной собственности. Насколько я помню, он опубликовал свыше 150 работ по охране интеллектуальной собственности и лицензионной торговле. Среди них — его монография «Лицензии во внешней торговле СССР» и книга «Лицензионный договор», написанная в соавторстве с Иваном Дмитриевичем Ивановым.

С точки зрения практики для него было важно не только представлять интересы отечественных клиентов, но и защищать права зарубежных компаний в Советском Союзе, России, странах СНГ и других. Благодаря его усилиям и упорству наша фирма сегодня работает с патентными поверенными практически по всему миру — в Америке, Европе, Азии и Африке — и представлена в специализированных международных ассоциациях и организациях, включая AIPPI, INTA и LES.

Какие практические советы Михаила Львовича вам больше всего запомнились?

Михаил Львович особое внимание уделял практическим вопросам лицензирования и передачи технологий. Его опыт очень помог мне в понимании тонкостей работы именно в этом направлении. В частности, благодаря его работам, статьям и советам, я понял, что вообще следует писать (или не писать) в лицензионных договорах и договорах о передаче технологий, представляя ту или иную сторону, каким образом описывать способы использования лицензионного результата интеллектуальной деятельности или переданной технологии, как определять права, обязанности и ответственность сторон, каким образом какое право применять к договору и подобное.

Один из главных принципов при общении с клиентами, которого придерживался Михаил Львович, можно сформулировать следующим образом: «Идею нужно сначала превратить в охраняемый результат (техническое решение), который потом необходимо юридически защитить». В действительности так и есть. Сначала автор или изобретатель материализует идею в результат, а дальше — искусство и профессионализм патентного поверенного: подобрать правильную форму правовой охраны для такого технического решения, чтобы надлежащим образом оформить права в отношении конкретного объекта техники. Причем оформить техническое решение следует таким образом, чтобы впоследствии такое изобретение можно было не только защитить от посягательств третьих лиц, но и превратить в источник дохода. То есть оно должно быть интересно с коммерческой точки зрения. Наша юридическая фирма продолжает развивать это принцип и в настоящее время.