В 2021 году «А.Залесов и партнеры» от имени и по поручению клиента одними из первых подали возражение против выдачи патента РФ № 2746132. Оснований для оспаривания было несколько:
- Заявка на выдачу патента была подана уже после выдачи патента по первоначальной заявке в 2008 году, поэтому приоритет не мог быть установлен по дате подачи первоначальной заявки в 2002 году, в связи с чем изобретение не соответствует условию патентоспособности «новизна».
- Также выдача патента РФ № 2746132 стала двойным патентованием изобретения, в отношении которого ранее был выдан патент РФ № 2337916.
Участниками дела стали Федеральная служба по интеллектуальной собственности, лицо, подавшее возражение, — KRKA, d.d., Novo mesto, и патентообладатель — «АстраЗенека АБ».
Роспатент отказал в признании недействительным патента, выданного в результате «каскада» заявок с последовательным выделением одной заявки из другой, мотивируя тем, что у выделенной заявки может быть две первоначальных заявки. То есть ведомство посчитало правомерным, что приоритет по выделенной заявке устанавливается по дате подачи первоначальной заявки, но при этом возможность подачи выделенной заявки зависит от выдачи патента не по первоначальной, а по предшествующей заявке.
Также Роспатент не посчитал регистрацию двух патентов на идентичные изобретения при условии досрочного прекращения срока действия первого из них двойным патентованием.
В результате возникла ситуация, когда в Государственном реестре изобретений Российской Федерации оказались зарегистрированы два идентичных изобретения:
- по патенту РФ, который перешел в общественное достояние;
- по патенту РФ, который на текущий момент действует и срок действия которого был продлен.
Это привело к тому, что для фармацевтических компаний, в том числе клиента «А.Залесов и партнеры», были ограничены возможности по выпуску и введению в оборот лекарственных препаратов — дженериков, в которых используется фармацевтически активный ингредиент дапаглифлозин, так как незаконная выдача и продление патента отодвинули окончание срока правовой охраны с 2023 до 2028 года.
В связи с этим действительность патента РФ № 2746132 и законность его продления оспаривали такие компании, как «Акрихин», «Герофарм», «Северная Звезда», «Канонфарма» и другие.
Несмотря на доводы заявителя, суд первой инстанции согласился с Роспатентом и оставил требования клиента без удовлетворения.
Однако 23 октября Президиум Суда по интеллектуальным правам отменил решение суда первой инстанции, дав важное судебное толкование как понятию «первоначальная заявка», так и нормам ст. 1383 ГК. СИП направил дело на повторное рассмотрение в Роспатент с учетом выраженной в постановлении суда позиции и установленной правильной даты приоритета изобретения по патенту РФ № 2746132 — по дате подачи этой заявки в Роспатент в 2010 году.
Тем самым суд кассационной инстанции в рассматриваемом деле согласился с позицией клиента и, ссылаясь на нормы Гражданского кодекса, Парижской конвенции по охране промышленной собственности, Договора о патентной кооперации, подтвердил, что первоначальная заявка может быть только одна — та, из которой произведено первичное выделение. Именно по этой заявке устанавливается дата подачи и испрашивается приоритет по выделенной заявке.
Также суд указал, что в случаях, не предусмотренных законом, изобретения, перешедшие в общественное достояние, возобновить свою правовую охрану не могут.
Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-552/2022 — чрезвычайно важный судебный акт, так как в нем суд признал ошибочным многолетний подход Роспатента к правилам подачи выделенных заявок. А также дал судебное толкование нормы ст. 1383 ГК и указал на недопустимость двойного патентования.
— юридическая помощь и защита клиентов по всем вопросам интеллектуальной собственности.
ООО «ППФ «ЭЙ ЗИ АЙ ПИ»
ИНН: 7734405927. Erid: LdtCK9fgz
Реклама