Краткая фабула дела Самсунг
Компания Сквин СА – обладатель патента № 2686003 на изобретение «Система электронных платежей» (приоритет - 21.12.2012): способ для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца. Как отмечают СМИ, правообладатель никогда не использовал свое изобретение.
Но Сквин СА заявила, что компания Самсунг Электроникс Ко., Лтд. – производитель смартфонов – использует его изобретение в платежном сервисе Samsung Рау, который предустановлен на большинстве реализуемых в России мобильных устройств Samsung. Истец заявил абстрактное требование о защите исключительных прав на патент.
Суд первой инстанции встал на сторону истца. Решение по делу было принято в два этапа. Суд запретил Samsung Electronics Co. Ltd и «дочке» сначала использование любой продукции, включающей в себя платёжный сервис «Samsung Рау» (решение арбитражного суда г. Москвы от 27.07.2021 по делу № А40-29590/20). Затем - ввоз и продажу на территории России более 60 моделей смартфонов (дополнительное решение от 26.10.2021) .
Было нарушение или нет
Из решения суда не очевидно, что нарушение исключительных прав имело место. На основании заключения эксперта суд сделал вывод о том, что в продукте ответчика использованы девять признаков независимого пункта формулы. В отношении трех пунктов формулы использованы эквивалентные признаки. Таким образом, о полной идентичности речи не шло. На практике установление эквивалентности предполагает попарное сопоставление признаков изобретения истца и продукта ответчика, в том числе, по следующим параметрам: являются ли заменяемые признаки равноценными (взаимозаменяемыми)? Выполняют ли они одинаковые технические функции? Приводят ли они к идентичному результату? Является ли эквивалентность известной и очевидной для специалиста? Не влечет ли замена признака создание нового изобретения / утрату решением патентоспособности (см., например, решение СИП РФ по делу № А41-70419/2014)?
В решении по делу Самсунг суд четко не обозначил, какие именно признаки им рассматривались в качестве эквивалентных. Сопоставительный анализ не был проведен. В решение отсутствуют ответы на указанные вопросы. Не понятно, были ли они в принципе поставлены (что является стандартной практикой по таким спорам) перед экспертом.
Мог ли суд отказать в требованиях истца
Представим, что нарушение все-таки имело место. Был ли у суда выбор: удовлетворить требования истца или нет?
На вопрос нужно дать положительный ответ. Соглашение ТРИПС допустило, что национальные суды, несмотря на доказанность факта нарушения, могут отказывать в удовлетворении требования о запрете на использование объекта (ст. 44). Согласно с п. 1 ст. 1250 ГК, интеллектуальные права должны защищаться с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. В таком случае у российских судов есть возможность отказывать в удовлетворении требования о запрете на дальнейшее использование даже при установлении факта нарушения исключительного права. В деле Самсунг суд не рассмотрел подобную возможность. Между тем обстоятельства спора, последствия предполагаемого нарушения указывали на целесообразность отказа в удовлетворении требования о запрете:
- Тест на пропорциональность и баланс частных и общественных интересов
Принятое первой инстанцией решение несет для ответчика колоссальные имущественные потери. Он не cможет реализовать в России практически все свои основные продукты. В то время, как для правообладателя (предполагаемое) нарушение не влечет значительных убытков. В деле отсутствуют доказательства того, что истец сам использует запатентованное решение в конкретном продукте.
К тому же, изобретение истца (если предположить, что оно используется ответчиком) представляет собой лишь незначительный элемент в комплексном инновационном продукте ответчика, объединяющим множество запатованных ответчиком решений. В таком случае удовлетворение требования истца заблокирует эффективную коммерциализацию иных изобретений. Отключение самого платежного сервиса уже ведет к невозможности его использования на любых мобильных телефонах. В этой связи запрет на ввоз и хранение телефонов выглядит неадекватной и несоразмерной мерой защиты патентных прав истца.
Также имущественные интересы правообладателя могут быть обеспечены посредством выплаты компенсации за нарушение исключительного права.
Наконец, существует значительный потребительский интерес в реализации продукции ответчика. При этом, ограничение продаж может привести к росту цен на смартфоны, как самого ответчика, так и его конкурентов.
- Злоупотребление правом
Исключительные патентные права стимулируют создание и коммерциализацию изобретений и служат целям научно-технического, инновационного развития. Здесь Сквин СА действовал в противоречии с подобными целями. Сам правообладатель не предлагал рынку высокотехнологичные продукты. При этом его иск (в случае удовлетворения) блокирует эффективное использование множества других результатов интеллектуальной деятельности (прежде всего, РИДов ответчика); выход на рынок коммерчески привлекательных инновационных продуктов.
Кроме того, вопросы вызывает добросовестность истца. С потерей эксклюзивности для него не сопряжено существенных невосполнимых потерь. Его упущенная выгода может состоять только в неполучении лицензионных выплат от ответчика. В таком случае можно допустить, что правообладатель заявил требование о запрете (а не взыскании компенсации) с тем, чтобы побудить ответчика к вступлению в переговоры по поводу заключения лицензионного соглашения на невыгодных условиях. Такая цель, очевидно, расходится с назначением исключительных прав. Согласно ст. 10 ГК установление злоупотребления правом влечет отказ в удовлетворении требований.
Российские суды в последние годы достаточно активно ссылаются на ст. 10 ГК при рассмотрении дел о нарушении исключительных прав на товарные знаки. Злоупотреблением правом признается практика «аккумулирования» товарных знаков: субъект регистрируют на себя множество товарных знаков в целях предъявления исков к успешным предпринимателям. Суды исходят из того, у истца, не приложившего усилий для использования товарного знака, отсутствует достойный защиты интерес (Например: Определение Верховного суда от 20.01.2016 № 310-ЭС15-12683). Понятно, что конфликты в сфере патентного права и товарных знаков существенно различаются. И экстраполяция подходов из одной области в другую далеко не всегда оправдана. Важно другое, - российские суды в целом готовы применять институт злоупотребления правом для решения IP споров.
Если бы дело Самсунг рассматривал иностранный суд
В зарубежных (прежде всего, американском) правопорядках подобный спор в высокой долей вероятности (даже если бы признали права истца нарушенными) разрешился бы в пользу ответчика.
- Подход США
В деле eBay Inc. v. MercExchange, LLC Верховный суд США сформулировал тест, на основе которого суды должны решать, удовлетворять иск о запрете использования или нет: 1) причиняется ли истцу непоправимый ущерб отсутствием судебного запрета; 2) являются ли иные средства защиты адекватными и достаточными, чтобы компенсировать истцу нарушение его прав; 3) обеспечивается ли баланс интересов истца и ответчика; 4) не нарушается ли общественный интерес. В конечном итоге суд отказал в удовлетворении иска MercExchange к eBay Inc о запрете на использование изобретения истца - процесс облегчения онлайн-продаж товаров. Суд учел в том числе, что истец не использует (и не планирует) запатентованное решение в производственной деятельности.
При рассмотрении спора по иску Motorola Mobility к Apple. судья Р. Познер отметил, что ни одна компания не предоставила доказательств серьезности ущерба, поэтому любые требования блокировки импорта продукции на территорию США безосновательны. Небольшие нарушения в каком-либо компоненте сложного продукта не могут стать условием блокировки продаж. В деле ActiveVideo Networks, Inc. v. Verizon Communications, Inc. суд отказал истцу, право которого было нарушено, в применении запрета в связи с тем, что причиненный истцу вред мог быть адекватно компенсирован выплатой убытков без наложения запрета.
- Подход Великобритании
Еще в деле Shelfer v. City of London Electric Lighting Co. суд сформулировал следующее правило: «1) если вред, причиненный истцу, незначителен, 2) и такой вред подлежит денежной оценке, 3) применение к ответчику такой меры, как запрет на использование патентоохраняемого объекта, будет иметь репрессивный характер – вместо такого запрета на ответчика может быть возложена обязанность по выплате убытков. Подобный подход нашел отражение в более «свежих» делах. Так, в решении по делу Navitaire, Inc. v. Easyjet Airline Co. Ltd. суд констатировал, что нарушение было связано с незначительными элементами программного обеспечения, потому запрет на будет чрезмерным.
- Подход Европейского союза
В ЕС утвердился подход, в соответствии с которым национальные суды вправе отказывать в удовлетворении требования о запрете использования чужой разработки при несоразмерности негативных последствий от такого решения для ответчика и последствий от нарушения для истца.
В соответствии с п. 25 Директиве Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2009 г. № 2004/48/ЕС «Об обеспечении прав на интеллектуальную собственность», «если нарушение совершено неумышленно и не по небрежности и если исправительные меры или судебные запреты, предусмотренные настоящей Директивой, были бы несоразмерны, государства – члены ЕС должны иметь возможность предоставления в соответствующих случаях денежной компенсации, присуждаемой потерпевшей стороне в качестве альтернативной меры». Мысль нашла отражение и в ст. 12 Директивы № 2004/48/ЕС.
- Опыт ФРГ
В решении от 10.05.2016 по делу № X ZR 114/13 Верховный суд ФРГ заключил, что суды могут отказывать в удовлетворении иска о запрете на дальнейшее использование патентоохраняемого объекта с учетом принципа добросовестности, трудностей, которые может создать для ответчика решение о запрете, в сравнении с потерями правообладателя о нарушении.
18 августа 2021 в ФРГ был обнародован Закон «Второе упрощение и модернизация патентного права». В соответствии с ним § 139 п. 1 немецкого Патентного закона включается следующее положение: «в требовании [судебного запрета] может быть отказано в том случае в связи с особыми обстоятельствами конкретного дела и требованиями добросовестности, если его удовлетворение приведет к несоразмерным трудностям для нарушителя или третьих сторон, не оправданных исключительным правом».
Согласно пояснительной записке, при решении об отказе в удовлетворении требования о запрете на дальнейшее использование изобретения суд может учесть, в том числе, следующие обстоятельства: 1) разработки вокруг патента потребуют для ответчика слишком много времени; 2) ответчик ненамеренно нарушил исключительные права истца; 3) истец отложил предъявление иска до момента, когда ответчик сделал значительные инвестиции; 4) истец является «патентным троллем»: он приобрел патент с тем, чтобы впоследствии использовать угрозу судебного запрета для получения необоснованно высоких лицензионных соборов или любых иных несправедливых выгод.
Какие еще есть варианты у Самсунга
У Самсунга достаточно высокие шансы на признание спорного патента недействительным (в Роспатенте) в связи с несоответствием его критериям новизны и изобретательского уровня. Признаки формулы изобретения являются абстрактными. Истец попытался получить монополию на технологию онлайн платежей с применением мобильного устройства покупателя как таковую. Подобная технология была известна еще до даты приоритета. Компания Apple подала первые патентные заявки на Apple pay еще в 2008 году. Samsung Pay был создан на основе разработок компании LoopPay — стартапа, который был приобретён компанией Samsung в феврале 2015 года. Мобильная платежная система LoopPay успешно работает с первой половины 2012 года.
Также, насколько это видно из открытых источников, истец значительно расширил спорный патент по сравнению с международной заявкой, на основе которой патент был выдан. Это обстоятельство также является сильным аргументом для признания патента недействительным в России.