ПРАВО.ru
Must-read
17 марта 2023, 9:51

Патентные войны: что делать, если разработка похожа на чужую

Патентные войны: что делать, если разработка похожа на чужую
Компания может случайно использовать чужую разработку в своем продукте. Это чревато серьезными убытками: есть риск, что правообладатель потребует выплатить компенсацию и остановить продажу контрафактного товара со своей технологией. Можно попробовать с ним договориться и заключить лицензионное соглашение. А для этого объяснить, что затраты на судебный спор и репутационные потери обойдутся дороже мирного урегулирования конфликта. Юристы рассказали, что поможет выиграть патентный спор и можно ли избежать подобных претензий.

В прошлом году в Роспатент поступило 27 000 заявок на регистрацию изобретений. Об этом рассказал глава ведомства Юрий Зубов. С помощью патентов компании, которые создали уникальный продукт, могут получать прибыль за использование своей разработки и надолго защищать свои интеллектуальные права от потенциальных нарушений. По общему правилу изобретение охраняется 20 лет (согласно ст. 1363 ГК «Сроки действия исключительных прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец»).

Патент на изобретение может охранять устройство, вещество и способ и должно иметь изобретательский уровень. Помимо изобретения, можно запатентовать промышленный образец и полезную модель. Эти объекты похожи между собой, но у каждого есть свои особенности. Промышленный образец охраняет внешний вид изделия, а полезная модель — техническое решение, которое относится к устройству. Как правило, это разработка, которая улучшает уже известный объект.

Часто бывают ситуации, когда на рынок выходят конкуренты с аналогичной технологией, в которой они использовали уже существующее чужое изобретение. Например, Masimo — глобальная компания по развитию медицинских технологий — считает, что Apple нарушает пять патентов заявителя на устройства, которые используют для измерения уровня кислорода в крови. Из-за этого медицинская компания пожаловалась на технического гиганта в Комиссию по международной торговле США (U.S. International Trade Commission USITC), пишет Bloomberg. Медицинская компания хочет прекратить импорт «яблочных» часов из-за нарушения патентных прав. В результате судья Комиссии усмотрела нарушение одного патента из пяти. Apple не согласилась с таким выводом и заявила, что будет ждать окончательного решения комиссии, которое должны вынести в мае этого года, сообщает Bloomberg Law. 

Когда нарушение патента не повлечет ответственности: обзор ВС

Подобные патентные споры не редкость и для российского бизнеса. Например, в деле № А50-32881/2018 у «ПермЭнергоМаш» были исключительные права на полезные модели противотаранных дорожных блокираторов — вариант ограждения для проезда машин. «Промрубеж» стал делать свои устройства, чем частично нарушал патенты «ПермЭнергоМаша», так как использовал разработки конкурента. «ПермЭнергоМаш» подал в суд на «Промрубеж», чтобы ответчик перестал производить и продавать устройства. Три инстанции встали на сторону истца. Но Верховный суд отменил их акты и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. 

ВС отметил, что если частично использовать без согласия владельца прав отдельные признаки полезной модели, то это не нарушает прав патентообладателя. 

На новом круге в деле провели экспертизы и суд отказал в иске. Эксперты пришли к выводу, что в изделиях ответчика не используются все признаки полезной модели истца. Владислав Рябов, старший юрист практики интеллектуальной собственности Lidings Lidings Федеральный рейтинг. группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры: mid market) группа Защита персональных данных группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Природные ресурсы/Энергетика группа Транспортное право группа Трудовое и миграционное право группа Антимонопольное право группа Банкротство (споры mid market) группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Налоговое консультирование и споры (консультирование) группа Санкционное право 6место По выручке на юриста 16место По выручке 23место По количеству юристов , отметил, что в определении ВС закрепил установленное в законе правило. Ст. 1358 ГК («Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец») гласит, что нарушение исключительного права патентообладателя есть, если используются все признаки его полезной модели. Следовательно, частичное использование допустимо.

Как избежать патентных споров

Прежде чем запускать свой продукт на рынок, следует проверить, не нарушает ли он чужие патентные права. Это делают с помощью патентного поиска — процесса, когда специалисты не только исследуют, можно ли использовать новый объект без нарушения прав третьих лиц, но и определяют шансы самому получить патент. Это значит, что если продукт «свободен», то предприниматель может получить патент на свою разработку и защитить свои исключительные права на товар.

Патентный поиск можно проводить самостоятельно, отмечает Дудко. На сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС) есть информация о том, как это делать. Там указано, как и на каких ресурсах искать информацию об отечественных и зарубежных изобретениях и полезных моделях, например через сервис «Яндекс Патенты». Проверить патенты конкурентов можно и с помощью специальных программ, в числе которых Casebook. Информация об интеллектуальной собственности содержится в сведениях о компании. А еще есть специальные чат-боты, которые могут собрать данные об объекте интеллектуальной собственности и рассказать о нюансах предстоящей регистрации. Кроме того, есть открытые реестры ФИПС, где можно посмотреть описания изобретений и полезных моделей, изображения промобразцов.

За помощью с патентным поиском можно обращаться и к специалистам, говорит Анастасия Дудко, адвокат, старший юрист BGP Litigation BGP Litigation Федеральный рейтинг. группа АПК и сельское хозяйство группа Антимонопольное право группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Комплаенс группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Международные судебные разбирательства группа Международный арбитраж группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Санкционное право группа Семейное и наследственное право группа Транспортное право группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Банкротство (споры high market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (валютное регулирование) группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Налоговое консультирование и споры (консультирование) группа Налоговое консультирование и споры (споры) группа Недвижимость, земля, строительство (консультирование) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Трудовое и миграционное право группа Частный капитал группа Защита персональных данных группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Природные ресурсы/Энергетика группа Уголовное право 3место По выручке 3место По количеству юристов 9место По выручке на юриста Профайл компании по направлению «Интеллектуальная собственность, разрешение споров». У них может быть доступ к более обширным, но платным базам данных ФИПС. Такой поиск охватывает больше данных о зарегистрированных разработках и помогает максимально снизить риски нарушить чужие права.

Юристы рассказали, что делать после проведения патентного поиска:

✔️ Если чужие аналогичные технологии не нашлись, разработку можно использовать или запатентовать. Последний вариант поможет защитить от нарушений со стороны других лиц, поскольку патент охраняет продукт.

❌ Если же по итогам поиска выявили другие патенты, то есть несколько вариантов действий. Первый: оспорить патент в Роспатенте или в суде. Второй — связаться с правообладателем и договориться об использовании его изобретения, полезной модели или промышленного образца или о передаче прав на объект. Или же можно изменить продукт, внести в него дополнения, чтобы он стал уникальным. А потом снова провести патентный поиск. 

Пути решения патентного спора

Если компания не провела патентный поиск, задела чужие права и патентообладатель требует прекратить нарушать его интересы, то и в этом случае можно попробовать оспорить охрану патента в Роспатенте или в суде, требовать признать его недействительным по ст. 1398 ГК. Например, настаивать, что изобретение конкурента не новое. А новизна — один из критериев патентоспособности. Если он не соблюден, то фирме нельзя было получать патент на изобретение. Еще один способ решить проблему — попытаться договориться и в результате заключить с правообладателем лицензионное соглашение или договор об отчуждении прав. Это будет дешевле, чем судиться и нести репутационные риски. Дудко рассказывает о примере из своей практики, где нарушили права на изобретение их клиента, немецкого автопроизводителя. Ей с коллегами удалось в досудебном порядке добиться, что конкурент признал нарушение, выплатил компенсацию и заключил потом лицензионный договор с клиентом, то есть начал законно использовать изобретение. Для этого команда юристов:

  • Получила экспертное заключение, которое показывало нарушение прав на патент.
  • Показала конкуренту расчет компенсации за нарушение прав клиента и оценку перспектив взыскать деньги в суде. Даже если бы там снизили размер выплаты, вышла бы существенная сумма, объясняет юрист. Цена считается от стоимости контрафакта, а автомобили — дорогие товары.
  • Оценили репутационные риски ответчика и объяснили его руководителям, почему компании невыгодно вступать в судебный спор и быть признанным в нарушении патентных прав.
  • Применили аргумент о возможном изъятии контрафакта. Это привело бы к большим репутационным и материальным потерям.
  • Использовали довод о высоких расходах на ведение судебных дел.

Тем не менее решить спор мирно получается не всегда. Юристы рассказывают, что патентные споры в России часто возникают в фармацевтической сфере. Выиграть спор можно, если доказать уникальность своего продукта и обосновать, чем он отличается от чужих запатентованных разработок. Если же в нем есть чужая запатентованная технология наряду со своей, то необходимо получить согласие правообладателя на использование его разработки. Полина Быченок, юрист BGP Litigation BGP Litigation Федеральный рейтинг. группа АПК и сельское хозяйство группа Антимонопольное право группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Комплаенс группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Международные судебные разбирательства группа Международный арбитраж группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Санкционное право группа Семейное и наследственное право группа Транспортное право группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Банкротство (споры high market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (валютное регулирование) группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Налоговое консультирование и споры (консультирование) группа Налоговое консультирование и споры (споры) группа Недвижимость, земля, строительство (консультирование) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Трудовое и миграционное право группа Частный капитал группа Защита персональных данных группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Природные ресурсы/Энергетика группа Уголовное право 3место По выручке 3место По количеству юристов 9место По выручке на юриста Профайл компании по направлению «Интеллектуальная собственность, разрешение споров», приводит в пример дело № А40-97920/2021. Там у «Зентива Фарма» был патент на полезную модель — средство для промывания носа. Компания «Динамика» тоже обладала патентом на полезную модель и производила средство с использованием собственной и чужой разработок. Вместе с партнерами она продавала это средство в России. «Зентива Фарма» подала в суд на компании из-за нарушения патентных прав. В итоге иск удовлетворили. Юрист обращает внимание на вывод суда: если в продукте ответчика есть две полезных модели, своя и конкурента, то все равно нужно получить согласие на использование патента конкурента.

Спецоперация с интеллектуалкой: пиратство, судебное спокойствие и новые возможности

Помимо патентных разбирательств в фарме, за последние два года стало больше споров в области IT-патентов, замечает Руслан Гафуров, старший юрист, руководитель практики разрешения споров в юридической фирме NEVSKY IP Law NEVSKY IP Law Федеральный рейтинг. группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции В качестве примера эксперт приводит дело № А40-29590/2020, где компания по предоставлению финансовых услуг и мобильных платежей SQWIN судилась с Samsung. Первая пыталась запретить ввозить в Россию телефоны ответчика и использовать в стране платежный сервис Samsung Pay. SQWIN ссылалась на патент на изобретение — систему электронных платежей. В результате суды признали действия швейцарской компании злоупотреблением правом, потому что она действовала как патентный тролль (лицо, которое регистрирует или приобретает патенты и ждет, когда кто-то разработает похожую технологию, а затем подает иск о нарушении патентных прав, чтобы получить денежную компенсацию).

Владислав Елтовский, старший юрист SEAMLESS Legal (SL Legal) SEAMLESS Legal (SL Legal) Федеральный рейтинг. группа Защита персональных данных группа Страховое право группа Экологическое право группа Антимонопольное право группа Арбитражное судопроизводство (корпоративные споры) группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры: mid market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (валютное регулирование) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Недвижимость, земля, строительство (консультирование) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Трудовое и миграционное право группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Цифровая экономика группа Международный арбитраж группа Частный капитал группа Налоговое консультирование и споры (консультирование) 4место По выручке на юриста 9место По выручке 18место По количеству юристов , обращает внимание: если конкурент оказался патентным троллем, то, чтобы не договариваться с ним об использовании патента, можно попробовать прекратить его охрану. Еще есть альтернатива собрать доказательства недобросовестности оппонента, и если тролль предъявит претензию о нарушении патентных прав, то в суде можно будет аргументировать, что он действует нечестно.

Патентные споры возникают и в других сферах экономики, даже между компаниями из разных стран. Екатерина Тиллинг, адвокат, глава практики интеллектуальной собственности и информационных технологий, партнер BIRCH LEGAL BIRCH LEGAL Федеральный рейтинг. группа АПК и сельское хозяйство группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Трудовое и миграционное право группа Фармацевтика и здравоохранение (медицина и здравоохранение) группа Экологическое право группа Антимонопольное право группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Защита персональных данных группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Налоговое консультирование и споры (консультирование) группа Недвижимость, земля, строительство (консультирование) группа Природные ресурсы/Энергетика группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Санкционное право группа Финансовое/Банковское право Профайл компании , рассказывает о споре из своей практики, где иностранные производители якобы нарушили отечественный патент на технологию, которая применялась в коробках передач грузовиков. Российский патентообладатель «подсмотрел» эту технологию на одной немецкой выставке и решил, что, получив на нее патент в России, сможет нажиться на иностранных производителях этого устройства, объясняет эксперт. Он предъявил иски о нарушении прав и взыскании компенсации к нескольким крупным автомобильным компаниям, которые использовали эти коробки передач при комплектации грузовиков, и немецкому производителю этих коробок передач. 

Патент охраняет технологию только в той стране, в которой его получил правообладатель. Если эта запатентованная технология уже где-то известна, то патент не соответствует своему главному критерию — новизне. Его можно оспорить.

Екатерина Тиллинг, партнер BIRCH LEGAL BIRCH LEGAL Федеральный рейтинг. группа АПК и сельское хозяйство группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Трудовое и миграционное право группа Фармацевтика и здравоохранение (медицина и здравоохранение) группа Экологическое право группа Антимонопольное право группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Защита персональных данных группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Налоговое консультирование и споры (консультирование) группа Недвижимость, земля, строительство (консультирование) группа Природные ресурсы/Энергетика группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Санкционное право группа Финансовое/Банковское право Профайл компании

Тиллинг представляла интересы ответчиков. «Тяжба длилась семь долгих лет и в итоге закончилась нашей полной победой. Мы оспорили российский патент и добились, чтобы его признали недействительным», — рассказывает юрист. 

Независимо от того, в какой сфере есть патентный спор, выиграть его поможет экспертиза, уверена Екатерина Попонина, старший юрист Versus.legal Versus.legal Федеральный рейтинг. группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Цифровая экономика группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Недвижимость, земля, строительство (консультирование) группа Семейное и наследственное право группа Финансовое/Банковское право группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Экологическое право группа Банкротство (споры mid market) группа Налоговое консультирование и споры (консультирование) группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) 9место По количеству юристов 29место По выручке на юриста 32место По выручке Профайл компании

Перспективы дела во многом зависят от того, насколько сторона спора активна при формулировании вопросов для экспертов и выборе их кандидатур. Суды часто соглашаются с мнением эксперта за исключением ситуаций, когда заключение сделано в явными ошибками. В таком случае обычно назначается дополнительная или повторная экспертиза.

Екатерина Попонина

Екатерина Попонина, старший юрист Versus.legal Versus.legal Федеральный рейтинг. группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Цифровая экономика группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Недвижимость, земля, строительство (консультирование) группа Семейное и наследственное право группа Финансовое/Банковское право группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Экологическое право группа Банкротство (споры mid market) группа Налоговое консультирование и споры (консультирование) группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) 9место По количеству юристов 29место По выручке на юриста 32место По выручке Профайл компании , объясняет, что исследование стоит провести до суда и приобщить к материалам дела. В нем должно быть максимально подробно описано, как именно изделие отличается от аналогов. Попонина говорит, что в патентных спорах особенно важна личность эксперта. Чем больше специалист будет понимать в узкой теме, тем лучше получится заключение, акцентирует Попонина. Она объясняет: несложно оценить, используют ли конкуренты промышленный образец. Он охраняет внешний вид изделия. А вот использование изобретений и полезных моделей должен устанавливать эксперт с техническими познаниями. Получив «правильное» заключение, можно выиграть спор. Но проще договариваться с конкурентом мирно или вообще не допускать нарушения чужих прав, тщательно исследуя все патенты перед выпуском продукта на рынок.