Верховный суд указал, что включение товарного знака в адресную строку не доказывает нарушение исключительных прав. Юристы считают, что теперь судам придется тщательнее исследовать контекст использования товарного знака. Важно будет устанавливать факт смешения в глазах потребителей и внимательнее проверять соразмерность суммы заявленной компенсации нарушению.
С 2018 по 2021 год между индивидуальным предпринимателем Алиной Жеребцовой и компанией «Сибстройсервис» действовал лицензионный договор, по условиям которого фирма могла использовать товарный знак Topfence, принадлежащий ИП. Когда лицензионный договор закончился, «Сибстройсервис» продолжил использовать товарный знак в адресе сайта. Тогда Жеребцова обратилась в суд и попросила взыскать с компании 3,4 млн руб. компенсации (дело № А45-25305/2023). Три инстанции удовлетворили требования предпринимателя.
Тогда «Сибстройсервис» обратился в Верховный суд. Компания посчитала, что суды неправильно квалифицировали включение товарного знака в адресную строку как его использование по смыслу ст. 1484 ГК («Исключительное право на товарный знак»). Заявитель настаивает, что слово Topfence встречалось лишь в нескольких спорных адресных строках сайта и его не использовали для индивидуализации товаров или услуг.
Экономколлегия направила дело на новое рассмотрение. ВС указал: упоминание обозначения, которое входит в объем правовой охраны товарного знака, не нарушает исключительные права.
Свободное использование спорного обозначения ограничивает критерий смешения, когда нарушается ассоциативная связь товара с его коммерческим источником. А потому правообладатель не вправе запрещать употребление элементов товарного знака в их общепринятом значении, если такое использование не раскрывает различительную способность обозначения, не выделяет одного участника рынка среди других и не создает конкурентного преимущества.
При новом рассмотрении суду предстоит выяснить, был ли избранный компанией способ адресации предназначен для продвижения ее товаров и мог ли потребитель подумать, что сайт принадлежит правообладателю. Еще ВС поручил исследовать вопрос о возможном злоупотреблении правом со стороны Жеребцовой, поскольку товарный знак был изначально зарегистрирован на «Сибстройсервис», а затем отчужден в пользу супруги бывшего директора компании.
Важен контекст использования знака
Верховный суд подтвердил ранее сформулированную позицию: использование товарного знака в доменном имени сайта не нарушает права на товарный знак. Чтобы выявить нарушение, необходимо установить возникновение смешения в глазах потребителей, говорит старший юрист юридической фирмы «Косенков и Суворов» Мария Першонкова.
Юрист напоминает, что ранее в похожем споре истцу удалось взыскать компенсацию, поскольку товарный знак размещали и на страницах сайта (дело № А45-23090/2022). В связи с чем у потребителя могло сложиться впечатление, что обозначение используется связанным с правообладателем лицом, пояснила Першонкова.
Позиция ВС не создает принципиально новых правил, но смещает акценты. От судов требуют внимательного анализа контекста использования знака, их обязывают самостоятельно сопоставлять заявленную к взысканию «двойную лицензию» с фактическим способом использования обозначения, отмечает старший юрист Denuo Игорь Матвеев. Экономколлегия также напомнила, что доводы о недобросовестности сторон — не дежурная риторика, а полноценный предмет исследования.
Споры о товарных знаках, которые, в частности, используют в URL‑адресах, должны будут проходить полноценную проверку на наличие риска смешения. А формула «Видим знак — есть нарушение» больше не сработает.
Отдельно Верховный суд подчеркнул, что судам следует проверять соразмерность заявленной компенсации. По словам Першонковой, правообладатели часто прикладывают лицензионные договоры, чтобы обосновать требование о компенсации в виде двукратного размера права использования. Но в них объем представленных прав значительно больше, чем объем нарушения. Определение в очередной раз подчеркивает, что именно на истце лежит обязанность обосновать заявленный размер компенсации и его соразмерность нарушению, говорит юрист.
ВС указал, что на основании подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК суды обязаны сопоставить способ использования ответчиком спорного обозначения со способом, отраженным в представленном истцом лицензионном договоре, положенном в основу расчета компенсации, отмечает старший юрист Seven Hills Legal Владимир Родионов. Суд должен сделать это вне зависимости от активности доказательственной позиции ответчика (например, если он не оспорил расчет истца, предоставив иные лицензионные договоры), продолжает эксперт.
Кроме того, ВС напомнил о недопустимости злоупотребления правом. Экономколлегия дала понять, что если правообладатель годами игнорировал нарушение, был аффилирован с ответчиком, благодаря чему получил товарный знак, а теперь добивается «штрафной» компенсации, то суду необходимо проверить, не превращается ли защита IP‑прав в инструмент причинения вреда конкуренту, считает Матвеев.
