Российскому подразделению американской корпорации McDonald's — ООО "Макдоналдс" — не удалось доказать в Высшем Арбитражном Суде, что своим слоганом "С пылу с жару" на коробках с сэндвичами "Биг тейсти" оно не нарушает прав российского производителя блинов. Возможно, это решение обусловлено тем, что "Макдоналдс" поздно обратился в Роспатент с возражениями по поводу регистрации этого бренда.
О нарушении своих прав в Арбитражный суд города Москвы заявило ООО "Лина", с июня 2009 года владеющее словесным товарным знаком "С пылу с жару", зарегистрированному по 30-му классу МКТУ (кондитерские изделия, блины), и выпускающее под этим брендом ассортимент блинчиков. В рамках иска (дело А40-2569/2011) эта компания потребовала с "Макдоналдса" 1 млн руб. компенсации за незаконное использование товарного знака и уничтожения коробок с ним, но проиграла в трех инстанциях. Суды посчитали, что "С пылу с жару" является всего лишь фразеологизмом, характеризующим товар (он "горячий и свежеизготовленный"), но не обладающим при этом различительной способностью. Что касается последнего, то эту функцию в продукции "Макдоналдса" выполняют "доминирующие на упаковке" товарные знаки "Вот что я люблю" и стилизованная буква "М" – это тоже выводы судов. Кроме того, в пользу американской сети фаст-фуда, по их логике, свидетельствует, то, что продажа "Биг тейсти" в таких коробках началась еще в 2008 году, до даты приоритета товарного знака "Лины".
С другой позиции к вопросу подошли судьи из "тройки", передавшей дело в Президиум ВАС (Галина Попова, Оксана Козырь и Елена Моисеева). Они посчитали, что товарные знаки "Лины" и "Макдоналдса" в целом ассоциируются друг с другом, и этого достаточно, чтобы признать их тождественность. Подвергать анализу размер шрифта, а также место расположения знака на упаковке и наличие на ней других товарных знаков, по мнению коллегии, было со стороны судов необоснованным подходом, потому что такие методы применимы при определении возможности смешения знаков, а не факта использования чужого бренда. По словам судьи-докладчика Галины Поповой, суды "ограничились формальным указанием на то обстоятельство, что товарный знак истца не зарегистрирован в отношении сэндвичей, и признали, что товары изготавливаются из разных ингредиентов". Между тем и блины, и сэндвичи относятся к продуктам питания с одинаковыми свойствами, кругом потребителей и условиями реализации, указала коллегия.
С выводом о неправомерности принятых судами нижестоящих инстанций актов соглашается Анастасия Шевченко, старший юрист Юридической фирмы "Некторов, Савельев и партнеры". "Они формируют практику, идущую вразрез с нормами законодательства, в угоду владельца более „сильного“ и более узнаваемого товарного знака, что недопустимо", – комментировала она ситуацию, когда дело было передано в надзор.
К изложенным в определении о передаче дела тезисам обратилась, выступая на президиуме, представитель "Лины" Надежда Малахова. И выдвинула нетривиальное предложение процессуальному оппоненту. "Мы готовы согласиться с использованием ответчиком нашего товарного знака, если он, в свою очередь, разрешит использовать свой известный товарный знак, стилизованную букву "М", на упаковках с нашими товарами – чисто с декоративной целью, — сказала она. — Раз можно использовать для описания товара, почему нельзя использовать для его украшения? При этом обязуемся поместить букву "М" на боку упаковки и выполнить ее мелким шрифтом".
Не обошлось и без взаимных уколов. Например, Малахову удивила изменчивость взглядов "Макдоналдса": еще год назад в налоговом споре о размере НДС компания доказывала в суде, что ее торговые точки работают в режиме магазина, а не ресторана, теперь же указывает на разные способы сбыта продукции истцом и ответчиком, называя себя рестораном. В свою очередь, адвокат "Макдоналдса" Максим Титаренко обвинил владельца блинного бренда в недобросовестности: на момент его обращения в Роспатент с заявлением о регистрации слогана в качестве товарного знака коробки с "Биг Тейсти" уже были запущены в продажу, о чем истец, с учетом распространения ресторанной сети "Макдоналдс", не мог не знать. "Напрашивается вывод, что истец знал о таком использовании, и регистрация имела намерение причинить вред, добиться запрета использования и взыскания компенсации", – подытожил Титаренко.
Отвечая на вопрос судьи Поповой о том, почему "Макдоналдс" не обратился в Роспатент после того, как получил претензии "Лины", Титаренко пояснил, что такова политика корпорации – избегать конфликтов, как судебных, так и досудебных, поэтому в патентное ведомство она обратилась только недавно.
И, может быть, этот подход и является причиной неудачи "Макдоналдса" в ВАС — надзорная инстанция вынесла запрет на использование слогана "С пылу с жару" на коробках с сэндвичами, а в остальной части требований – о взыскании компенсации и уничтожении коробок с надписью – дело направлено на новое рассмотрение. По мнению Юрия Сбитнева, старшего юриста арбитражной группы юридической фирмы Vegas Lex, "тройка" судей целенаправленно указала на то, что суд может отказать правообладателю в защите права на товарный знак без предварительного оспаривания его регистрации со стороны ответчика только в случае наличия злоупотребления правом при регистрации данного товарного знака. "Отказ в защите права на товарный знак нивелировал бы саму систему его защиты и его ценность как таковую", — сказал он "Право.Ru" после заседания и добавил, что такой случай будет рассматриваться в качестве исключения из общего правила.
Впрочем, другие эксперты, мнением которых интересовалось "Право.Ru", считают, что комментировать подход ВАС преждевременно. По их мнению, надо дождаться публикации постановления надзорной инстанции.
