ФАС и Роспатент: общение с госорганами в 2021 году
В период пандемии на фоне общего уменьшения потока обращений в ФАС по признакам недобросовестной конкуренции количество возбужденных дел и принятых решений по фактам нарушений с использованием интеллектуальной собственности сократилось крайне незначительно, рассказала Яна Склярова, заместитель начальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС.
Значительная часть конфликтов – в интернете. В этой сфере часто используются знакомые способы недобросовестной конкуренции, например, дискредитация или введение в заблуждение. Но чаще всего сайты зарегистрированы на физических лиц, что исключает возможность рассмотрения дела антимонопольным органом. «Эта проблема может быть устранена, если в ходе расследования выявится, что указанный в качестве администратора сайта гражданин является единоличным исполнительным органом либо иным образом состоит в группе лиц с предполагаемым ответчиком – кем-либо из заинтересованных участников рынка», – объяснила Склярова. Случаи, когда сайт зарегистрирован на гендиректора компании или сотрудника, случались неоднократно, подчеркнула Склярова, а вот факты регистрации таких «сомнительных» сайтов на имя юридических лиц встречались всего пару раз.
Еще одно распространенное нарушение в интернете – мимикрия под чужой сайт либо различные способы незаконного использования на интернет-странице чужой интеллектуальной собственности. Например, товарных знаков или иных средств и фирменного стиля, позволяющих вводить клиентов и потребителей в заблуждение.
В ответ на распространенную претензию о якобы незаконном использовании на сайте товарных знаков следует напомнить, что такое их использование для информирования покупателя признается допустимым судебной практикой и антимонопольным органом.
Наталья Полианчик, генеральный директор IPCodex, детализировала вопросы нарушения интеллектуальных прав в Сети, дала ряд рекомендаций по выявлению и устранению нарушений и посоветовала несколько сервисов, которые могут помочь с этим (IPChain, n’RIS, Co-Fi). А Сергей Левин, руководитель юридической службы «Кока-Кола Софт Дринк Консалтинг», продолжил тему антимонопольного регулирования и обсудил с участниками конференции практику ФАС в сфере антимонопольного импорта.
В прошлом году антимонопольная служба вынесла два знаковых решения в отношении Daimler A.G. и KYB Corporation. Обе компании – правообладатели, которые необоснованно отказывали в использовании товарных знаков неавторизованным автодилерам, рассказал эксперт. Антимонопольщики решили, что правообладатель ограничивает доступ потребителей к определенным товарам, а следовательно, злоупотребляет своим правом на товарный знак. «Но есть ли в этом случае ограничение конкуренции, а если его нет – в чем проявляется то самое негативное влияние на конкуренцию и нет ли необходимости объяснить более детально, в чем оно проявляется?» – задался вопросом Левин.
Дмитрий Марканов, управляющий партнер , рассказал, как происходит взаимодействие с чиновниками из Роспатента. Долгие годы они вели себя непоследовательно и отвергали ссылки на предшествующую практику, нарушая тем самым «доктрину разумных ожиданий». «Они говорили: каждый раз – как в казино. Вы же не обязаны всегда выигрывать», – рассказал эксперт.
Сейчас такое поведение Роспатента ограничивает Суд по интеллектуальным правам, который нередко встает на защиту правообладателей. Так, Роспатент отказал в регистрации товарного знака «Алтайский стандарт», сославшись на то, что уже есть товарный знак «Алтайский мед». Заявитель же обратил внимание, что в реестре уже есть целых семь «алтайских» товарных знаков. СИП пресек непоследовательность чиновников (дело № СИП-645/2019).
Предсказуемость поведения властного участника правоотношений является одним из факторов, сдерживающих произвол власти. Я однозначно за правовую определенность.
Судебная практика: превентивные иски и маленькие компенсации
Важную часть любой конференции «Право.ru» составляет обсуждение судебной практики. Партнер Борис Малахов рассказал, как защитить свои права в суде. Первый способ – иск об уже случившемся нарушении права. Чтобы добиться такого запрета, вы должны доказать, что нарушения продолжаются, рассказал эксперт. «Если в ходе рассмотрения спора ответчик прекратил использовать обозначения, суд может отказать в иске, указав, что абстрактные требования недопустимы», – рассказал юрист. Малахов рекомендует всегда дополнять подобные иски дополнительными основаниями, например, небольшой компенсацией или публикацией информации о нарушении. Особенно сложно убедить суды московского округа в том, что требования не являются абстрактными.
Эксперт напомнил, что защитить свою позицию можно и с помощью иска об угрозе нарушения. Выиграть такие споры сложнее, чем более привычным иски об уже случившемся нарушении. Первые успешные примеры есть в сфере фармацевтики – зарубежные компании доказали, что получение разрешительной документации в Минздраве на дженерики создает угрозу для обладателя патента.
Отдельный иск об угрозе нарушения прав фактически заменяет собой обеспечительные меры.
Cтарший партнер Александра Курдюмова проанализировала, как суды рассматривают иски о компенсации за нарушение исключительных прав. Чаще всего просят компенсацию в твердой сумме, но именно по таким искам суды чаще всего ее снижают, рассказала эксперт: в 30% споров суд взыскал минимальную компенсацию в 10 000 руб. Проще заявить расчетную компенсацию, но стоимость товаров может быть сложно доказать. Эксперт советует обращаться в полицию или прокуратуру – они могут запросить информацию об объеме торговли непосредственно у ответчика. Повлиял на ситуацию Конституционный суд, рассказала Евгения Ветошникова, руководитель юридического отдела SONY Electronics. В своем прошлогоднем постановлении № 40-П определил, что компенсация не должна носить «штрафной» характер и служить для обогащения истца.
Значительная часть результатов интеллектуальной деятельности создают сотрудники больших предприятий, рассказал Андрей Паршин, партнер ELLADI Law Firm. На примере дела № СИП-229/2020 он рассказал: в некоторых, но все же редких случаях у работников все-таки получается защитить свои права. В этом деле работник предоставил доказательство тому, что РИД был создан до того, как он устроился на работу. Как решил СИП, сам факт наличия трудовых отношений еще не говорит о том, что все результаты будут принадлежать работодателю.
Тему продолжила Виктория Меркудинова, директор . Эксперт рассказала о трудностях определения авторства компьютерной программы и предложила способы передачи исключительного права. Можно использовать договор авторского заказа, еще один способ – договор об отчуждении исключительного права. А при создании служебных произведений, по словам Меркудиновой, работодателю помогут служебное задание, должностные инструкции и параметры трудового соглашения с работником. Но и без этих документов можно справиться, например, с помощью служебной переписки.
Старший юрист компании Роман Ларшин раскрыл для участников современную практику борьбы с «киберсквоттингом» в доменных спорах, а старший юрист Алексей Дарков рассказал про учет лицензионных платежей в таможенной стоимости. Проблема серьезная, заявил эксперт: на нее обратила внимание Счетная палата, которая не досчиталась порядка 98 млрд руб. лицензионных платежей в 2020 году. Дарков ожидает, что в ближайшее время таможенники будут уделять этому вопросу особое внимание и компаниям придется отстаивать свою позицию в судах.
Сессию о судебной практике закрыл своим выступлением Роман Скляр, управляющий партнер, ЮФ : он рассказал об уголовной практике в сфере интеллектуальной собственности. В уголовном кодексе есть сразу четыре статьи (146, 147, 180 и 183), за которые можно привлечь к уголовке.
На самом деле все эти преступления направлены против экономической деятельности. Привлекают в основном не за присваивание авторства, а за незаконное использование авторского права.
Но, как правило, по этим составам судят в совокупности с мошенничеством, незаконным предпринимательством и другими статьями УК. Скляр на примерах из практики рассказал, какие приговоры суды выносят по подобным делам.
Сделки: сохранить, продать, заложить
Юлия Сычева, директор по юридическим вопросам Viacom, которой принадлежит больше 300 телеканалов и 150 000 единиц контента, рассказала, как в компании ведется учет и управление торговыми марками и объектами авторского права. В холдинге есть одна компания, которая владеет всей интеллектуальной собственностью других фирм по всему миру. Есть еще и департамент по управлению правами и автоматизированная система, в которой есть сведения о всех ОИС. Ею могут пользоваться юристы «дочек» по всему миру. По словам Сычевой, это позволяет эффективно использовать права, принадлежащие холдингу.
О преимуществах создания единого портфеля и его консолидации в одной компании говорила и Надежда Курдюкова, начальник юридического отдела «Маши и Медведя». Это позволяет легче управлять компанией и минимизировать налоги. Но могут возникнуть вопросы по размыванию налоговой базы – юрист посоветовала не забывать про соответствующие требования ОЭСР.
Ксения Бычкова, руководитель направления правовой поддержки Games & Esports Mail.Ru Group, обсудила с участниками конференции Due Dilligence интеллектуальной собственности. Это нужно, чтобы определить стратегию развития и монетизации объектов, выявить риски, связанные с IP-активами компании и, исходя из результатов проверки, понять, как защищать свои права. «При сборе информации, особенно когда речь идет о приобретении IP-актива, мы проводим собственное расследование и проверяем открытые источники информации на предмет тех объектов, которые контрагент не включил в пакет», – рассказала эксперт. И часто выясняется, что контрагенты забывают – зачастую случайно – включить один из активов в периметр сделки. Потому что они не проводят собственный «дьюдил».
Развила тему покупки стартапов и сделок M&A Анна Войцехович, директор департамента корпоративного права МТС. Компания проводит IP-аудит, рассказала Войцехович, потому что это «минное поле»: неправильно посчитанная цена проекта и отсутствие перспектив роста ставит крест на сделках. При покупке уже состоявшихся компаний проверка проводится полная, она длится несколько месяцев. Проще со стартапами, за которыми стоит только «классная идея» – но «дьюдил» все равно нужен. «Если у них не будет KPI, программный продукт «не полетит». Только он может замотивировать, больше ничего», – утверждает Войцехович. Кроме того, все сделки содержат соглашение о конфиденциальности – так спокойнее обеим сторонам.
От обсуждения покупок эксперты перешли к особенностям залога нематериальных активов. «На протяжении последних пяти лет к нам стали обращаться как правообладатели, так и кредиторы, чтобы отдать или взять в залог интеллектуальную собственность», – рассказал Сергей Медведев, партнер юрфирмы . В 2020 году по данным Роспатента случилось 140 таких сделок с регистрируемыми объектами ИС. Эксперт раскрыл основные тонкости подобных соглашений.
«Засада» – в механизме взыскания. Ведь исключительное право – это не вещь, оно остается на залогодателе, и в процессе обращения взыскания только он может распорядиться правом.
Но взыскание не единственный риск. Возможно также обесценивание предмета залога или даже полная его утрата, ведь правообладатель может отказаться от своего права, например, на товарный знак. Поэтому стоит указывать в договоре, что кредитор не вправе так поступать, советует Медведев.
Закрыла 7-часовую конференцию своим выступлением Анастасия Андросова, руководитель отдела международной работы Почты России. Юрист рассказала про модификацию компьютерных программ и дала практические советы по заключению соглашений с разработчиками. Так, стоит зафиксировать, что с момента создания результата работ исключительное право на него принадлежит заказчику. И на использование РИД нужно обязательно получить явное согласие – без него такое действие будет незаконным.