ПРАВО.ru
Практика
1 февраля 2022, 9:59

«Размытие» товарного знака, творческий вклад и другие проблемы «интеллектуалки»

«Размытие» товарного знака, творческий вклад и другие проблемы «интеллектуалки»
Российский товарный знак не может принадлежать сразу обоим супругам. Эксперты считают, что это не соответствует международному подходу. Также его невозможно защитить от «размытия» и охранять, если он похож на географическое указание, что также взывает проблемы на практике. Кроме того, суды не могут взыскать соразмерную компенсацию, а незаконный патент нельзя оспорить. Перечисленные проблемы интеллектуального права беспокоят экспертов. Неудобств от такого регулирования хватает всем: и судам, и потребителям, и самим контрагентам.
1

Размер компенсации

Согласно п. 3 ст. 1252 ГК («Защита исключительных прав») размер компенсации определяется по усмотрению суда в зависимости от характера нарушения и в пределах, которые предусмотрены кодексом. 

Компенсация за нарушение исключительного права определяется разными способами, на выбор истца (ст. 1301 ГК): 

  • от 10 000 до 5 млн руб.;
  • двукратный размер стоимости контрафактных экземпляров;
  • двукратный размер стоимости права использования произведения, который обычно взимается при правомерном использовании. 

На основании п. 3 ст. 1252 ГК суд может снизить размер компенсации ниже пределов, которые установлены кодексом. 

В деле № А64-9693/2017 АС Тамбовской области снизил компенсацию в четыре раза: с 10 000 руб. до 2500 руб. за каждый из товарных знаков. Из-за чего общий размер присужденной суммы стал ниже размера судрасходов, которые ошибочно взыскали с истца в пользу ответчика. В споре пришлось разбираться Конституционному суду. В своем Постановлении от 28.10.2021 № 46-П/2021 КС указал, что снижение компенсации ниже низшего предела — особое полномочие суда, которое не может приравниваться к частичному удовлетворению требований правообладателя. Поэтому судебные расходы истец платить не должен.

Иногда суды все же наказывают нарушителей довольно крупными суммами. В деле № А40-253357/17-134-456 АО «Издательство «Просвещение» потребовало взыскать с ООО «Издательский центр «Вентана-Граф» более 3,5 млрд руб. в качестве компенсации за нарушение его исключительного права на товарный знак. АС города Москвы посчитал обозначения сходными до степени смешения и удовлетворил требования истца.

Практика по определению размера компенсации крайне неоднородная. Одни суды присуждают огромные суммы за несущественные нарушения, а другие безжалостно снижают запрашиваемую компенсацию, считая ее несоразмерной. 

Екатерина Смирнова, партнер Semenov & Pevzner Semenov & Pevzner Федеральный рейтинг. группа Интеллектуальная собственность (Защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (Консалтинг)

Большая проблема также в том, что при определении размера компенсации российские суды чаще встают на сторону нарушителей, а не правообладателей, что не всегда обосновано, отмечает Анастасии Дудко, адвоката коллегии адвокатов Delcredere Delcredere Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (крупные споры - high market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Антимонопольное право (включая споры) группа Банкротство (включая споры) (high market) группа Интеллектуальная собственность (Консалтинг) Профайл компании

2

Право без защиты

По мнению Дудко, денежная компенсация все равно остается самым эффективным способом защиты имущественных интересов правообладателей. Правда, применятся такая плата не ко всем объектам интеллектуальной собственности. 

Законодатель не предусмотрел ее за нарушение исключительного права для фирменных наименований, коммерческих обозначений и всех «нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности». Например, таких, как селекционные достижения и ноу-хау. В случае нарушений правообладатели этих объектов могут рассчитывать только на возмещение убытков. Правда, доказать их размер в силу специфики права интеллектуальной собственности практически невозможно, поясняет Дудко. 

В юридическом сообществе распространена позиция о необходимости применения компенсации ко всем IP-объектам, поскольку это единственный эффективный способ защитить имущественные интересы правообладателей.

Анастасия Дудко

Чтобы защитить свои права, компаниям приходится идти на различные ухищрения. Так, для охраны коммерческого наименования компании регистрируют товарные знаки. Получается, что в ГК предусмотрено коммерческое обозначение, а способ его защиты — нет, обращает внимание эксперт. 

Проблема доказывания размера убытков в спорах об объектах интеллектуальной собственности не раз рассматривалась и в судебной практике. 

Например, в деле № А45-14237/2018 ООО «Рельеф Плюс» обратилось в АС Новосибирской области с иском о взыскании с ООО «Галс» упущенной выгоды в размере 255 497 руб. и убытков на 373 804 руб., которые возникли из-за передачи секретов производства страховочных жилетов. 

Сведения, составляющие коммерческую тайну, ответчику передала бывший генеральный директор истца. 

Первая инстанция отказала «Рельеф Плюс» в удовлетворении его требований. Суд посчитал, что истец не подтвердил размер убытков и не доказал причинно-следственную связь между убытками и противоправными действиями ответчика. Но факт нарушения исключительных прав заявителя уже установили в споре между ответчиком и УФАС по Новосибирской области в деле № А45-18610/2016. На это при рассмотрении кассационной жалобы истца обратил внимание СИП, который отменил решение первой инстанции. В итоге на втором круге 7-й ААС все же удовлетворил требования истца частично, взыскав с ответчика убытки в размере 67 290 руб. и упущенную выгоду 255 497 руб.

3

Товарный знак только для одного

Еще одна проблема, с которой сталкиваются правообладатели, — исключительное право на товарный знак не может принадлежать сразу нескольким лицам. На это еще три года назад указал Верховный суд в своем определении по делу № А40-210165/2016. Тогда две компании хотели зарегистрировать передачу 50% исключительных прав на товарные знаки в Роспатенте, но ведомство им отказало. В итоге спор дошел до ВС, который подтвердил, что российское законодательство не предусматривает порядок регистрации товарного знака на несколько фирм.

Хотя согласно п. 3 ст. 1229 ГК товарный знак может принадлежать нескольким лицам. Но на практике этого можно добиться только по международной «Мадридской системе». То есть правообладателями таких знаков могут выступать только иностранцы, поясняет Валентина Орлова, руководитель практики интеллектуальной собственности Пепеляев Групп Пепеляев Групп Федеральный рейтинг. группа Антимонопольное право (включая споры) группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые споры - mid market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование группа Земельное право/Коммерческая недвижимость/Строительство группа Интеллектуальная собственность (Регистрация) группа Комплаенс группа Налоговое консультирование и споры (Налоговое консультирование) группа Налоговое консультирование и споры (Налоговые споры) группа Трудовое и миграционное право (включая споры) группа Цифровая экономика группа Интеллектуальная собственность (Защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (Консалтинг) группа Природные ресурсы/Энергетика группа Фармацевтика и здравоохранение группа Финансовое/Банковское право группа Экологическое право группа Банкротство (включая споры) (mid market) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Международный арбитраж группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии)

Аналогичным образом суды не признают исключительное право на товарный знак общим имуществом супругов, добавляет Смирнова. Такой вывод СИП сделал в деле № А19-17458/2020. Суд указал, что товарный знак принадлежит только тому лицу, на имя которого знак зарегистрирован. Такую же позицию в августе 2019 года занял и Московский городской суд в определении по делу № 33-30809/2019.

По мнению Орловой, подобное регулирование существенно ущемляет интересы российских граждан.

В большинстве развитых стран товарные знаки регистрируются на имя двух или более лиц, между ними заключается соответствующее соглашение и проблем от такой практики не возникает.

Валентина Орлова

Эти правила можно ввести и в России, считает Орлова. По мнению эксперта, допустить регистрацию товарных знаков на нескольких лиц можно и без реформы законодательства, только с помощью судебной практики или корректировки ведомственных актов Роспатента. Чтобы товарным знаком могли владеть несколько лиц, законодатель также может предусмотреть порядок выделения долей в исключительном праве, добавляет Юрий Умрихин, партнер Князев и партнеры Князев и партнеры Федеральный рейтинг. группа Уголовное право Профайл компании

4

«Размытие» товарного знака 

Согласно ст. 1484 ГК сфера действия обычного товарного знака ограничена видами товаров и услуг, которые выбрал правообладатель. Поэтому на рынке могут появиться игроки, использующие чужие товарные знаки способами, которые правообладатели обозначений не защитили при регистрации. Таким предпринимателям нельзя предъявить никаких претензий, так как формально их деятельность не противоречит закону, объясняет Максим Али, партнер Maxima Legal Maxima Legal Федеральный рейтинг. группа Интеллектуальная собственность (Защита прав и судебные споры) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Семейное и наследственное право группа Частный капитал группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Земельное право/Коммерческая недвижимость/Строительство группа Интеллектуальная собственность (Консалтинг) группа Природные ресурсы/Энергетика группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии)

Но даже правомерное использование чужого товарного знака может принести вред его правообладателю. Товарный знак может потерять различительную способность, что негативно повлияет на репутацию бренда или даст основание для прекращения охраны такого обозначения на основании ст. 1514 ГК, поясняет эксперт. 

В США эта проблема решается через концепцию trademark dilution. У правообладателя есть право требовать защиты исключительных прав в ситуации «размытия» его товарного знака. Этот инструмент используется для защиты уникальности и репутации бренда.

Максим Али

Аналогичные позиции начинают появляться и в отечественной судебной практике. В постановлении от 29.01.2021 по делу № СИП-903/2019 Суд по интеллектуальным правам признал заинтересованность правообладателей в защите от «размытия» их товарных знаков. Речь идет о случаях, когда спор касается досрочного прекращения правовой охраны похожего обозначения. 

В этом деле ИП Азамат Ибатуллин обратился в суд с иском к компании «Локомотив». Каждая из сторон спора обладала исключительными правами на словесные товарные знаки «локомотив». Только коммерсант зарегистрировал свое обозначение для «реализации товаров», а общество — для «агентства по импорту-экспорту», демонстрации товаров, ярмарок и рекламы. 

Предприниматель просил досрочно прекратить правовую охрану знака фирмы, так как тот не использовался (ст. 1514 ГК). Учитывая заинтересованность бизнесмена в защите его обозначения от «размытия», суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака общества. Но сделал это только для некоторых видов услуг: «агентства по импорту-экспорту» и «демонстрация товаров». По мнению суда, именно такие услуги сходны с деятельностью по реализации товаров, которой занимается истец, что может негативно отразиться на его правах и законных интересах. 

По мнению Али, пока рано говорить, что концепция «размытия» воспринята отечественной судебной практикой. Дальнейшее последовательное применение этой доктрины сможет помочь решить проблему «паразитирования» на известных брендах, уверен эксперт. 

5

Творческий вклад

Согласно ст. 1228 ГК авторским правом может защищаться только результат интеллектуальной деятельности, который создан творческим трудом. Но иногда судам бывает сложно определить, имеет ли произведение творческий характер, отмечает Смирнова.

Такая проблема регулярно встречается в судебной практике. В определении от 27.04.2021 по делу № 5-КГ21-14-К2 ВС разбирал спор компании «Роял Девелопмент» с Евгением Барановским и «Эймарт». По мнению истца, дизайн его сайта оказался сходным до степени смешения с дизайном портала ответчиков. Московский городской суд отказал компании «Роял Девелопмент» в удовлетворении ее требований, так как общество не представило достаточных доказательств похожести интернет-ресурсов. Эту позицию поддержала и апелляция. 

В итоге спор дошел до ВС, который посчитал, что для установления факта творческого труда можно назначить экспертизу. Согласно ст. 79 ГПК суды должны были обсудить вопрос о назначении такого исследования со сторонами, но нижестоящие инстанции этого не сделали. К аналогичным выводам ВС также приходил в июле 2017 года в своем определении по делу № СИП-473/2015. 

По словам Смирновой, подобные ситуации происходят на практике регулярно. Исключением является только СИП, который постоянно направляет запросы специалистам для дачи профессиональных разъяснений по различным вопросам. Подобную практику стоит перенять и другим судам, считает эксперт. 

6

Оспаривание патента

Согласно ст. 198 АПК решение Роспатента о продлении срока действия патента оспаривается лишь в течение трех месяцев со дня внесения соответствующей записи в реестр ведомства. После этого такой акт уже не удастся обжаловать, даже если его оформили с нарушениями, поясняет управляющий партнер «Патентно-правовая фирма «А.Залесов и партнеры» «Патентно-правовая фирма «А.Залесов и партнеры» Федеральный рейтинг. группа Интеллектуальная собственность (Консалтинг) группа Интеллектуальная собственность (Защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (Регистрация) 18место По выручке на юриста (менее 30 юристов) 42место По выручке Профайл компании

В отношении некоторых патентов эта проблема решается путем применения закона по аналогии. В деле № СИП-461/2020 Суд по интеллектуальным правам признал, что споры о признании недействительным продления патента на лекарство можно рассмотреть в течение всего срока действия патента. В таких разбирательствах суды должны применять по аналогии порядок из п.2 ст. 1398 ГК. Там прописано, что патент можно признать недействительным в течение всего срока действия по основаниям, указанным в этой статье.

Но эта позиция СИП все равно не решает всю проблему оспаривания незаконных товарных знаков, считает Залесов. 

Проблему оспаривания незаконного продления товарных знаков нельзя полноценно решить на уровне судебной практики. Заинтересованным лицам нужно разрешить обращаться с иском о признании патента недействительным для оспаривания любых нарушений закона при получении патента в течение всего срока его действия.

Алексей Залесов, управляющий партнер «Патентно-правовая фирма «А.Залесов и партнеры» «Патентно-правовая фирма «А.Залесов и партнеры» Федеральный рейтинг. группа Интеллектуальная собственность (Консалтинг) группа Интеллектуальная собственность (Защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (Регистрация) 18место По выручке на юриста (менее 30 юристов) 42место По выручке Профайл компании

7

Недопустимое сходство

П. 7 ст. 1483 ГК не допускает регистрацию в качестве товарного знака обозначения, которое сходно до степени смешения с охраняемыми географическими указаниями или наименованиями места происхождения товара. Из этого правила есть только одно исключение — регистрация товарного знака на имя лица, которое уже вправе использовать такие указания и наименования в отношении тех же товаров, для которых и регистрирует знак. 

На практике у экспертов часто возникают проблемы с определением того, насколько похожи товарные знаки на географические указания или наименования места происхождения товара. Экспертиза очень широко толкует понятие «сходство до степени смешения», говорит Орлова.

С наименованиями места происхождения товара «Русская водка» признаются сходными практически любые иные обозначения со словом «русская», рассказывает Татьяна Кольцова, cтарший юрист правового отдела ООО «ППФ «ЮС» ООО «ППФ «ЮС» Федеральный рейтинг. группа Интеллектуальная собственность (Консалтинг) группа Интеллектуальная собственность (Регистрация) группа Интеллектуальная собственность (Защита прав и судебные споры) 15место По выручке на юриста (более 30 юристов) 22место По количеству юристов 31место По выручке Профайл компании . Так, в деле № СИП-187/2018 суд признал сходным с обозначением «Русская водка» товарный знак «Русская здравница», а в споре № СИП-359/2019  — товарный знак «Многогранность русской души». 

Аналогичным образом сходным с наименованием места происхождения товара «Тульский пряник» признаются практически все обозначения со словом «тульский», говорит Орлова. В деле № СИП-714/2020 суд признал сходным с обозначением «Тульский пряник» товарный знак «Тульская ягода».

По мнению Орловой, изменить сложившейся подход можно также с помощью корректировки правил проведения экспертизы. Подход должен быть более взвешенным, уверена эксперт.