Зачем нужен «дьюдил» интеллектуальной собственности
Большинство компаний владеют разными объектами интеллектуальной собственности (ОИС), начиная от фирменного наименования и логотипов и заканчивая ноу-хау, лицензиями на программное обеспечение и базами данных. Все это считается нематериальными активами бизнеса, которые влияют на его стоимость, поэтому их нужно учитывать и следить за ними. А ключевая задача аудита ОИС — установить юридическую чистоту прав и выявить потенциальные риски прекращения охраны объекта, указывает руководитель практики сопровождения IP и IT сделок Semenov & Pevzner Ирина Остапчук.
Чаще всего необходимость в проверке возникает при заключении различных сделок или во время подготовки к каким-либо корпоративным действиям (M&A, IPO, сокращение штата). Due diligence может инициировать как сама компания, так и ее контрагент или инвестор.
Ключевая задача проверки — убедиться, что компания-таргет действительно владеет всеми правами на интеллектуальную собственность, используемую в ее продуктах, эти права ничем не обременены и нет риска утраты этих активов. Для этого может требоваться исследование всей истории возникновения у компании этих прав, чтобы удостовериться, что на каждом этапе ее создания права правильно оформлялись и закреплялись.
Константин Суворов, партнер Косенков и Суворов
Но юридическая проверка интеллектуальных прав на имеющиеся активы необходима не только перед совершением сделок по слиянию и поглощению. Бизнес обращается за оценкой текущего статуса интеллектуальной собственности и при масштабной реструктуризации внутри группы компаний, говорит советник практики интеллектуальной собственности Melling, Voitishkin & Partners Марина Арзрумцян. Это актуально, например, при изменениях во владении активами и в лицензионных отношениях. Due diligence ОИС также нужен для привлечения финансирования и капитализации компании, продолжает юрист. Кроме этого, проверить интеллектуальную собственность нужно и перед созданием нового юрлица, в уставный капитал которого будут вносить исключительные права в качестве вклада, добавляет юрист практики разрешения споров BFL | PATENTUS Алина Емкужева. Другие поводы для инициации проверки: подготовка к банкротству, расширение бизнеса, в том числе выход на международную арену, или потенциальный спор о нарушении — перечисляет юрист.
Кроме этого, полезно проводить due diligence ОИС и без привязки к конкретному событию. «Это позволяет выявить неиспользуемые, но перспективные объекты и избыточные активы и разработать стратегию управления ими», — считает Остапчук. Но к такому варианту прибегают не так часто и только сознательные правообладатели, делится Емкужева.
Due diligence интеллектуальных активов нужен в любом случае, когда идет речь об охране интеллектуальной собственности или распоряжении правами на интеллектуальную собственность, будь то приобретение компании или покупка прав на товарный знак.
Марина Арзрумцян, советник практики интеллектуальной собственности Melling, Voitishkin & Partners
Юристы отмечают, что в последнее время стало больше запросов на проверку интеллектуальной собственности. Емкужева связывает это с желанием российских правообладателей выйти на международный рынок в условиях санкций, а юрист практики интеллектуальной собственности Melling, Voitishkin & Partners Антон Назаренко — с увеличением числа компаний, у которых есть интеллектуальная собственность, и с освоением новых направлений бизнеса.
Как проходит проверка
Первый шаг проверки — понять, какие есть ОИС. Часто это ключевой этап, так как бизнес не всегда может точно описать, какими объектами он располагает, рассказывает советник VERBA LEGAL Екатерина Третьякова. Затем юристы оценивают основания для охраны такого объекта и кому он принадлежит, то есть смотрят, насколько правильно оформлены все правоустанавливающие документы и лицензии, есть ли права требований или обременения со стороны третьих лиц, анализируют всю цепочку владения. «Нужно убедиться, что покупка компании не повлияет на полученные лицензии на использование важных IP-активов (например, изменение собственника не дает права лицензиару отказаться от договора в одностороннем порядке). Также важно установить, что использование IP-активов компанией-таргетом соответствует условиям лицензий и не выходит за их рамки», — говорит Суворов. Затем каждый объект проверяют на разные критерии, которые зависят от цели проверки и вида ОИС.
Due diligence интеллектуальной собственности могут проводить в рамках общей проверки компании. Но иногда его выделяют в отдельное направление, так как он требует специальных знаний, а некоторые объекты нужно оценивать более глубоко, чем в рамках привычного корпоративного анализа.
Основное отличие такого due diligence заключается в том, что интеллектуальную собственность нельзя «пощупать» и сложно оценить. Иногда, чтобы докопаться до источника разработки и точно оценить риски, нужно не только смотреть на документы, но и общаться с авторами интеллектуальной собственности. Сложность заключается в том, что авторы оперируют техническими и бизнес-терминами и им чужды юридические конструкции. Ценность проверяющего заключается как раз в том, чтобы трансформировать полученную от авторов информацию в оценку юридических рисков.
Антон Назаренко, юрист практики интеллектуальной собственности Melling, Voitishkin & Partners
Какие объекты стоит проверять и что учитывать
Юристы рекомендуют оценивать все ОИС на потенциальные риски и чистоту прав. Но есть такие объекты, которые встречаются чаще всего или вызывают больше всего проблем. Кроме того, тип проверяемого объекта зависит от вида деятельности компании: если это технологическая компания, это будут патенты и ноу-хау, если торговая компания — товарные знаки, если IT-стартап — программные продукты, перечисляет Арзрумцян.
Объекты авторских прав
По словам юриста практики «Интеллектуальная собственность» Delcredere Павла Оськина, как правило, более тщательной проверке подлежат объекты авторских и смежных прав. Это программы для ЭВМ, базы данных, произведения изобразительного искусства (графика, дизайн), фотографии, архитектурные планы, чертежи и макеты. «В этих случаях права нередко оформляют задним числом и не лучшим образом», — обращает внимание юрист. Здесь особенно важно проверить состав исключительного права по отношению к конкретному ОИС, а именно: какой его объем можно передавать и что уже было передано.
Компании, как стартапы, так и крупные предприятия, часто допускают одну ошибку — не оформляют корректно отношения с авторами. Например, в договорах нет положений об интеллектуальной собственности, о вознаграждении за ее создание, о личных неимущественных правах авторов и о возможности использовать объект без указания имени автора, указывает Назаренко. Более того, иногда отношения с создателями объекта вообще не оформляют или используют шаблонные договоры из интернета с множеством пробелов, добавляет Суворов. По его словам, в таком случае компании нужно подписать или переподписать договоры с авторами и исполнителями, что не всегда возможно.
На практике я часто сталкиваюсь с тем, что разработчики не подписывают никаких договоров, руководствуются личными дружескими отношениями. Проблемы возникают, когда проект становится успешным и необходимо показать инвесторам, что все права корректно оформлены.
Ирина Остапчук, руководитель практики сопровождения IP и IT сделок Semenov & Pevzner
Служебные ОИС
Такие объекты создают работники бизнеса, и это еще один часто проверяемый ОИС. Это тоже могут быть программы для ЭВМ, графика, дизайн, литература, промышленный образец или изобретение. Здесь главное — верно оформить служебные отношения, обращает внимание адвокат, советник, руководитель практики «Интеллектуальная собственность» VERBA LEGAL Алексей Дарков. По общему правилу автором считается работник, но исключительное право и право на получение патента принадлежат работодателю. При этом трудовой договор может предусматривать иное регулирование.
По нашему опыту служебные ОИС — это самая острая проблема IT-компаний, которая начинает решаться только в процессе юридической проверки, что добавляет еще больше путаницы для юристов, вовлеченных в проект.
Екатерина Третьякова, советник VERBA LEGAL
Усложняет задачу еще и то, что работник может быть трудоустроен в нескольких местах. Например, в деле № СИП-1050/2021 научный сотрудник получил два патента на созданные им изобретения. При этом он работал нам ними в компании «Специальные технологии» по госконтракту с институтом. Сотрудник был трудоустроен сразу в двух этих местах, и в итоге на патенты стали претендовать оба работодателя, так как считали это служебными ОИС. Но суды встали на сторону института, так как сотрудник уведомил именно его об изобретениях, а затем институт передал информацию компании «Специальные технологии». При этом институт, зная об изобретениях, не подал заявку на выдачу патента в установленный срок. На этом основании право на получение патента вернулось к сотруднику.
Отдельно анализируют программное обеспечение, так как в его создании участвует много разработчиков и используют компоненты из открытых источников. Кроме того, у одной программы может быть несколько версий, уточняет Дарков. Поэтому чем раньше компания внедрит IP-аудит как элемент внутреннего контроля, тем меньше рисков она понесет при масштабировании, в сделках или спорах, уверен юрист.
Товарные знаки
Нужно проверять, есть ли у третьих лиц авторские права на такие ОИС и нет ли сходных старших знаков и обременений, указывает Емкужева. Дополнительно стоит посмотреть, не была ли цель регистрации недобросовестной.
Практически в каждой проверке есть товарные знаки. Это самый распространенный объект интеллектуальной собственности, поэтому он чаще остальных подлежит проверке. Самый частый риск, связанный с комбинированными знаками, — это оспоримость регистрации из-за отсутствия документов на дизайн, зарегистрированный в качестве товарного знака.
Алексей Дарков, адвокат, советник, руководитель практики «Интеллектуальная собственность» VERBA LEGAL
Кроме этого, товарные знаки могут быть разных видов. Например, для комбинированного или изобразительного товарного знака Оськин рекомендует проверить правоотношения с автором графического элемента, который включен в товарный знак. А для звукового товарного знака нужно проанализировать правоотношения с автором музыки и изготовителем фонограммы.
Патенты и ноу-хау
Это одни из самых сложных для проверки ОИС. Для оценки патентов может потребоваться помощь сторонних специалистов, так как этот вид интеллектуальной собственности затрагивает самые разные области. Но, как правило, специализированные знания имеют патентные поверенные по изобретениям и полезным моделям, получившие профильное образование, уточняет Емкужева. Кроме этого, может оказаться, что в отношении объекта патентных прав заключили соглашение о выплате авторских вознаграждений в значительном размере, но сами выплаты ни разу не производили, рассказывает Суворов. «Все эти платежи — прошлые и будущие — лягут на покупателя, что, конечно, необходимо учитывать в цене сделки», — говорит юрист.
По мнению Суворова, один из самых сложных объектов для анализа — это ноу-хау, особенно если права на него возникли до 2008 года, когда вступила в силу четвертая часть Гражданского кодекса. Дело в том, что компании могут не регистрировать такой ОИС или не раскрывать его при проверке, объясняет Дарков, поэтому есть риск нарушения патентных прав третьих лиц.
Программное обеспечение и использование ИИ
Проверка программного обеспечения имеет свои особенности. Так, при покупке IT-компании нужно проверить ПО после его ввода в эксплуатацию. В частности, посмотреть, касались ли вносимые в объектный код изменения лишь условий функционирования программы для ЭВМ или нет, обращает внимание Оськин. Для этого желательно заказать заключение специалиста. И если найдутся другие изменения, нужно проверить, как урегулировали последующие правоотношения с разработчиками. Кроме этого, практически все современные программы содержат компоненты из открытых источников, поэтому критически важно анализировать условия лицензий, добавляет Остапчук.
Еще при проверке ПО сразу ставят вопрос о его цели, то есть будет ли это коммерческое распространение или внутреннее использование, модификация для дальнейшего отчуждения права, планируется ли регистрация в реестре Минцифры, перечисляет Емкужева. «Каждая цель требует проверки на разный предмет», — говорит юрист.
Дополнительной проработки требуют новые технологии и цифровые активы: искусственный интеллект, метавселенные, NFT и даже аккаунты в соцсетях.
С развитием искусственного интеллекта дополнительным направлением проверки становится история создания объекта. В некоторых юрисдикциях использование ИИ исключает творческий характер труда, а это критерий для квалификации результата как объекта авторских прав. Соответственно, в определенных случаях произведения, созданные с помощью ИИ, как минимум находятся в зоне риска, а как максимум не могут рассматриваться как активы компании.
Алина Емкужева, юрист практики разрешения споров BFL | PATENTUS
Кроме этого, до сих пор нет четкого регулирования относительно авторства контента, созданного с помощью ИИ. Поэтому каждый случай нужно оценивать отдельно, изучая пользовательское соглашение нейросети, процесс создания объекта и включение чужой интеллектуальной собственности в сгенерированный контент, указывает Остапчук.
Объекты с иностранным элементом
Проверка лицензионной чистоты теперь требует особого внимания к объектам, правообладатели которых — иностранные лица, обращает внимание Емкужева. Если в предмете due diligence есть иностранные компоненты, распространяемые по коммерческой лицензии (например, ПО с зарубежными библиотеками), то важно проверить, выплачивали ли вознаграждение и в каком порядке. Из-за санкционных ограничений и российского контрсанкционного регулирования провести оплату стало сложнее. Но если выплат вознаграждения нет, то это потенциальный спор о нарушении, предупреждает Емкужева. Другая категория риска — это уступка прав на ОИС с участием иностранного лица из недружественной юрисдикции. Такую цессию суды признают злоупотреблением правом, добавляет Оськин (например, как в деле № А40-7504/2022).
Еще один риск — это исключение из реестра. Так произошло в деле № А40-31259/2025, где Минцифры провело проверку после письма ФСБ и выявило, что ПО не соответствует требованиям: в нем есть элементы иностранного софта. Эти программы разрабатывала американская компания Red Hat, которая прекратила продажи и обслуживание в России. То есть в ПО есть компоненты, которые не дают распространять эту программу на территории РФ.
Другая сложность объектов интеллектуальной собственности с иностранным элементом в том, что часто такие правоотношения регулируются иностранным правом.
При совершении либо проверке сделки, осложненной иностранным элементом, нужно определить применимое право и проверить, как оно влияет на правоотношения сторон. Еще необходимо учитывать условия патентования ОИС, чтобы не попасть в поле зрения компетентного органа конкретной страны и не стать нарушителем зарубежного законодательства.
Павел Оськин, юрист практики «Интеллектуальная собственность» Delcredere
После специализированного due diligence компания будет понимать, какая интеллектуальная собственность у нее есть, насколько правильно оформлены все правоустанавливающие документы и что можно делать с такими активами. А чтобы понимать это еще до проверки, юристы рекомендуют компаниям внедрить систему учета создания и использования IP-активов и фиксировать, кто, что и когда разработал. «В будущем это может сэкономить много времени и денег», — уверен Суворов.
