СИП подготовил справку с правовыми позициями по вопросам о взыскании компенсации за нарушение прав на интеллектуальную собственность. Бурных дискуссий на заседании научно-консультативного совета не было, и в финальной версии документ ожидается в ближайшее время. А под конец заседания участники обсуждения узнали, что теперь нельзя совмещать судебное представительство с членством в НКС.
С 1 октября 2014 года вступают в силу поправки в Четвертую часть Гражданского кодекса о компенсациях, которые вводятся 35-м ФЗ от 12 марта 2014 года, а суды "на упреждение", по словам заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Владимира Корнеева, шлют запросы в вышестоящие инстанции. "С учетом того, что поменяется закон и практика будет меняться", в СИП решили подготовить справку для нижестоящих судов, рассказал Корнеев (проект опубликован на сайте суда). В пятницу ее обсуждали на заседании Научно-консультативного совета СИП.
Правообладатель сможет выбирать в суде, какую компенсацию получить
С 1 октября в нескольких статьях Гражданского кодекса (1301, 1311, п. 2 ст. 1537) речь будет идти о трех видах компенсации за нарушение прав интеллектуальной собственности. Правообладатели смогут взыскивать либо сумму от 10 000 руб. до 5 млн руб., либо двукратную стоимость контрафакта, либо двукратную стоимость права использования объекта интеллектуальной собственности (в нынешних редакциях статей второй и третий пункты объединены). На НКС вынесли вопросы, может ли правообладатель до вынесения судебного акта поменять запрошенный вид компенсации и выбрать его по своей инициативе. Согласно основному варианту документа, у него есть такое право – авторы справки сослались на постановление Президиума ВАС № 3602/11 от 27 сентября 2011 года. Но приводилась и альтернативная "точка зрения", по которой менять вид компенсации – значит изменять одновременно и предмет, и основание иска, что запрещено процессуальным кодексом. Но в ходе обсуждения сторонников у этого мнения не нашлось.
Можно ли платить 0 рублей правообладателю, который не может посчитать объем контрафакта
Как рассчитывать фиксированную компенсацию, если объем контрафактного товара нельзя исчислить, также обсуждали в ходе заседания НКС. Проект справки предусматривал, что истец представляет расчеты и доказательства, а если их нет, но нарушение прав доказано, то компенсация взыскивается в минимальном размере. "Во многих случаях ущерб правообладателю не носит очевидного материального характера", – констатировал Евгений Ариевич, партнер Baker&McKenzie, и предложил судам, исчисляя компенсацию, ориентироваться в том числе на длительность нарушения, объем выпуска, территорию продаж контрафакта. А Евгений Александров из бюро "Городисский и партнеры" попросил о рекомендации суду – содействовать истцам в сборе доказательств, которые часто могут находиться только у ответчика.
А что делать, если правообладатель хочет взыскать двойной размер стоимости контрафактного товара, но опять-таки нет расчетов или данных о стоимости использования? Такие случаи бывают, когда контрафакт был обнаружен, но фактически не продавался, отмечено в проекте справки СИП. Истцу стоит предложить представить расчеты, а если их нет, компенсировать "в размере 0 рублей", говорится в проекте документа. Этот пункт – "провокационный", признался Корнеев. "Если есть какая-то статистика [по стоимости использования объекта интеллектуальной собственности], она должна учитываться", – предложили из зала со ссылкой на зарубежную практику.
Когда суд может снижать компенсации правообладателю
СИП нашел еще одну загвоздку, возникающую из-за поправок в ГК. С 1 октября 2014 года в п. 3 ст. 1252 ГК появится механизм, с помощью которого суд может по своей инициативе снизить компенсации правообладателю: если ответчик одним действием совершил несколько правонарушений. Это касается компенсации за использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации. До 1 октября 2014 года правил снижения нет, что и отмечалось в справке.
"Что делать? Дожидаться 1 октября!" – посоветовал было профессор МГУ Иван Зенин. Но в итоге не вызвала возражений позиция Президиума ВАС, на которую ссылались в справке, позволяющая суду и сейчас проявить самостоятельность. "Правообладатель должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно", – говорится в постановлении № 16449/12.
Снижать ли компенсацию, взыскиваемую с нарушителя, с расчетом на регресс
Еще на два пункта справки СИП повлияло "дело "Перекрестка"" (А40-82573/2011). Тогда правообладатель обнаружил на прилавках журнал "ТВ-парк" с фотографией, нарушавшей его права, и в итоге с торговой сети взыскали 10 000 руб. за нарушение прав интеллектуальной собственности. А с 1 октября в силу вступит новая редакция п. 4 ст. 1250 ГК РФ, согласно которой, если с юрлица при отсутствии вины взыскана компенсация, оно может подать к истинному виновнику – производителю контрафакта – регрессное требование о возмещении убытков. И на заседании НКС задались вопросом: надо ли взыскивать в суде компенсацию с одного из нарушителей, не привлекая всю цепочку юрлиц, например производителя и распространителя контрафакта. И стоит ли, учитывая это, снижать компенсацию виновному лицу. Ведь, если каждый из "цепочки нарушителей" взыщет с виновника в порядке регресса, виновный будет выплачивать и компенсации правообладателю, и регрессные требования, в то время как последние не носят штрафного характера.
– Но это ситуация гипотетическая? – с надеждой спросил Зенин.
– Очень практическая, – возразила председатель СИП Людмила Новоселова.
Обсуждение темы регресса, в отличие от прочих, затянулось. "Откуда берется возможность регресса, если у распространителя – свое собственное нарушение?" – задавалась вопросом начальник отдела Исследовательского центра частного права при Президенте РФ Наталья Павлова. "Тут есть определенное теоретическое затруднение", – признала в конце дискуссии Людмила Новоселова.
Когда правообладатель может повторно судиться с нарушителем
На заседании НКС обсудили и случаи, когда правообладатель может подать повторные иски о взыскании компенсации с производителя контрафакта. Предложен следующий подход: если истец хочет возмещение в определенных им размерах, то новые требования в отношении товара из той же партии незаконны: взыскивать компенсацию надо по числу товарных знаков, а не по количеству обнаруженного контрафакта. Показательным примером стало дело А50-15743/2013. Обладатель прав на товарные знаки с героями мультфильма "Смешарики" приобрел восемь пар носков Лысьвенской чулочно-перчаточной фабрики, а затем потребовал с производителя компенсацию в 20 000 руб. за каждую пару и 160 000 руб. всего. "Использование ответчиком товарных знаков в одном изделии представляет собой самостоятельное нарушение на каждый товарный знак", – посчитал правообладатель. Тогда суды удовлетворили требование, но оценили нарушение в 40 000 руб.: за два неправомерно использованных товарных знака.
Вспомнили этот случай и при подготовке справки в СИП. "Воспроизведение партии контрафактных товаров <…> охватывающееся единой целью (умыслом) нарушителя, представляет собой одно нарушение исключительного права", – говорится в справке. "Не было умысла, чтобы каждый носок нарушал [исключительные права]", – прозвучало в зале, и возражений этот подход не вызвал. Но если правообладатель решил взыскивать компенсацию, исходя из двойной стоимости товара, а не из твердой суммы, то повторные иски к производителям контрафакта по поводу вновь обнаруженных партий вполне возможны, считают в СИП.
"Скидок" за нарушения оптом ждать не стоит
Если на одном носителе производитель контрафактного товара разместил несколько товарных знаков, это нарушает исключительные права на каждый товарный знак. Сперва такая позиция была отражена в постановлении Президиума ВАС № 9414/2012 от 27 ноября 2012 года, а с 1 октября прямо будет следовать из п. 3 ст. 1252 ГК РФ. А на заседание НКС разработчики вынесли близкий вопрос – применять ли позицию ВАС из постановления президиума № 2384/12, согласно которой, если товарные знаки принадлежат одному правообладателю, то нарушение прав на "родственные" товарные знаки является одним нарушением. Эта позиция неприменима, взыскивать компенсацию следует за нарушение прав на каждый объект самостоятельно, указано в справке, и участники обсуждения с этим согласились. "Правообладатель может приобрести оба права, но это не значит, что одно из них уничтожится", – резюмировал Виталий Калятин, профессор Российской школы частного права. "Мнение практически единое", – подытожила Новоселова.
"Неделимое право" соавторов и единство персонажей
Еще один пункт разъяснений затронул тему соавторов. Тут СИП сослался на июльские разъяснения ВАС (постановление пленума № 51, п. 5, см. также>>). Там указано, что нарушение одним действием прав нескольких лиц – например, соавторов произведения – представляет собой один случай неправомерного использования. Этот подход сохраняется. Но как платить, если в суд обратился один человек от коллектива, – определять всю сумму и платить часть или платить всю сумму, чтобы потом правообладатели распределили ее между собой? "У соавторов есть общее неделимое право", – высказалась Павлова в пользу второго варианта.
Наконец, СИП высказался по делам о незаконном использовании персонажей. На практику в этой области повлияли споры по товарным знакам – персонажам мультфильма "Маша и медведь" (постановления СИП от 16 апреля 2014 года по делу А45-12103/2013 и от 24 апреля 2014 года по делу А45-12104/2013). Подход таков: незаконное использование нескольких частей произведения, в том числе нескольких персонажей, представляет собой одно нарушение, а привлекать надо за нарушение исключительного права на произведение в целом, а не за каждого персонажа в отдельности. "По большинству вопросов пришли к единому мнению, так что постараемся опубликовать [итоговый] текст [справки] как можно скорее", – прокомментировал итоги обсуждения Корнеев.
А председатель СИП под конец заседания рассказала членам НКС о "деликатном моменте". Среди присутствовавших в зале эта просьба касалась Ариевича из Baker&McKenzie и Александрова из "Городисский и партнеры", а также слушавшей выступления Валентины Орловой из юрфирмы "Пепеляев групп". "Порой люди, являясь членами научно-консультативного совета, одновременно у нас участвуют в качестве представителей по делам, – сказала Новоселова. – Если у кого-то такая ситуация складывается, я бы хотела попросить исключить такую возможность и для себя решить, что важнее – выступать в качестве эксперта на НКС либо в качестве представителя в процессе". Юристы восприняли новость спокойно.
