Краткая история спора
«Компания Афиша» зарегистрировала свой товарный знак в 2001 году, хотя ее одноименный журнал выходил еще с 1999-го. «Яндекс» же начал использовать аналогичное обозначение — «Яндекс Афиша» — в 2005 году.
Конфликт начался в 2019 году, когда «Яндекс» попытался зарегистрировать свой товарный знак. Но ООО «Компания Афиша» обратилась в палату по патентным спорам с возражением против регистрации. Сперва заявитель настаивал, что обозначение «Яндекс Афиша» сходно до степени смешения с ее собственным и может ввести потребителей в заблуждение (п. 3, 4 и 6 ст. 1483 ГК). Коллегия Палаты по патентным спорам отказалась удовлетворить заявление.
Тогда «Афиша» переформулировала возражение, на этот раз сославшись еще и на нарушение п. 10 ст. 1483 ГК. Норма, которая легла в основу новой позиции «Афиши», запрещает регистрацию товарного знака, элементами которого стали ранее зарегистрированные средства индивидуализации других участников рынка. В спорном случае таким элементом стало слово «афиша». На этот раз Роспантент удовлетворил требование компании. Ведомство указало, что «Яндекс Афиша» и просто «Афиша» «характеризуются фонетическим и семантическим вхождением» одного товарного знака в другой, что приводит к выводу о сходстве сравниваемых знаков по звуковому и смысловому факторам сходства.
После этого «Яндекс» обратился с иском в Суд по интеллектуальным правам, чтобы оспорить решение Роспатента (дело № СИП-591/2020). Компания приложила исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения, которое подтверждает, что словесный элемент «Яндекс» в названии «Яндекс Афиша» — сильный элемент товарного знака. Заявитель также настаивал, что его товарный знак — словосочетание, в котором к слову, представляющему собой родовое понятие («Яндекс»), добавляется другое слово, которое его характеризует («Афиша»). В суде также рассматривались результаты социологических опросов, которые говорили о том, что пользователи не путают эти два товарных знака.
Спор перешел в суд в июле 2020-го, с тех пор СИП так и не может принять окончательное решение. Сперва суд отказал «Яндексу» и признал решение Роспатента верным. «Стандартное исполнение элемента «Афиша» спорного товарного знака и противопоставленного товарного знака усиливает влияние фонетического и семантического тождества при проведении сравнительного анализа обозначений», — отметил СИП.
В декабре 2021-го Президиум СИП отменил решение первой инстанции. Оценивая спорный товарный знак, суду следовало разобраться, воспринимают ли потребители лексическую единицу «Афиша» в самостоятельном значении, и, соответственно, считают ли они его товарным знаком, принадлежащим обществу «Компания Афиша», а также представляет ли собой обозначение «Яндекс Афиша» единую лексическую и семантическую конструкцию. Дело направили на пересмотр.
Спорная норма ГК: как ее применяют
Норма п. 10 ст. 1483 ГК была принята сравнительно недавно, в 2014 году. Идея нормы была в том, чтобы никто не мог использовать визуальное обозначение конкурента в своем товарном знаке. Например, чтобы известная всем буква М от «Макдональдса» не стала частью товарного знака условного «Мегабургера».
Но относительно слов из чужих товарных знаков однозначной практики пока не сложилось. Например, в споре пятилетней давности обладатель комбинированного товарного знака с надписью «Остров» проиграла спор о прекращении правовой охраны товарного знака «Островок» (дело № СИП-534/2017). А в споре, в котором противопоставлялись товарные знаки пива «Афанасий — Охота нашего!» и «Охота крепкое», суд пришел к выводу, что ключевое в товарном знаке «Афанасий» всё-таки его фирменное наименование, а не слово «охота» (дело № СИП-102/2019).
Недавняя же практика показывает, что нормой п. 10 ст. 1483 ГК начинают пользоваться и «патентные тролли». Например, в деле № СИП-605/2021 предприниматель Азамат Ибатуллин — регулярный участник спора в СИП и по совместительству владелец товарного знака «Муравей» пытался добиться прекращения охраны обозначения «Мастер Муравей», но проиграл спор. Иногда заявляют и совсем странные требования: так, в деле № СИП-176/2021 «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», обладатель товарного знака «Деревенский», не смогла оспорить регистрацию знака «ДеревенскоЕ молочко».
СИП в своих решениях отмечает: формальное применение п. 10 ст. 1483 ГК без оценки сходства спорных и противопоставленных обозначений и вероятности их смешения может привести к нарушению основополагающих принципов гражданского права — разумности и справедливости.
О том, что практика по этой норме как минимум спорная, говорит и старший партнер Максим Лабзин. «П. 10 ст. 1483 ГК в административной и судебной практике применяется нечасто, а его смысл до сих пор неясен», — отмечает он. Всего за почти девять лет с момента принятия этой нормы суды (в основном СИП), согласно данным справочно-информационной системы Caselook.ru, ссылались на нее в своих решениях 151 раз. При этом почти половина таких решений опубликована за прошедшие два года и почти треть — с начала 2022-го.
Использование комбинированных брендов — частое явление для компаний, особенно для крупных. Например, таких брендов много у Сбера — материнской компании «Рамблера», которому, в свою очередь, принадлежит «Афиша». Например, у него есть «СберМаркет», хотя на рынке соседствует тот же «Яндекс» со своим зарегистрированным товарным знаком «Яндекс Маркет». Поэтому решение по громкому спору «Яндекса» и «Компании Афиша» может повлиять на то, как подобные споры будут рассматриваться в будущем. Второй же подход придает спорному пункту статьи ГК самостоятельное значение и дополнительно защищает товарные знаки от любого их включения в чужие товарные знаки, даже если в результате такого включения угроза смешения не возникает. Такой подход в споре избрал СИП при первом рассмотрении.
По словам эксперта, есть два подхода к толкованию спорной нормы, от выбора которых и зависит исход спора. Согласно первому подходу, законодатель в п. 10 описывает лишь частный случай, при котором возникает угроза смешения, полагая его достойным отдельного упоминания. А значит, если угрозы смешения нет (как решил Роспатент в споре «Яндекса» и «Афиши»), то и п. 10 применению не подлежит, объясняет Лабзин. Такой подход в этом споре выбрал Президиум СИП.
Лабзин считает верным первый подход: «При отсутствии ассоциаций одного товарного знака с другим и, соответственно, при отсутствии угрозы смешения маркируемых ими товаров отсутствуют и те цели правового регулирования, ради достижения которых было бы необходимым включать данную правовую норму в закон».
Повторное рассмотрение спора в первой инстанции завершится 7 февраля. Ожидается, что тогда судья объявит решение по спору между компаниями.