Нарушили право на бренд
У Горьковского автомобильного завода есть общеизвестный товарный знак «Бегущий олень / ГАЗ». Он зарегистрирован в отношении 12-го класса Международной классификации товаров и услуг «автомобили, запчасти к ним». В интернет-магазине vsemayki.ru правообладатель бренда обнаружил, что там можно купить различные товары с его логотипом. Среди изделий были футболки, свитшоты, шоперы, чехлы для телефонов и другие предметы. Их предлагали к продаже предприниматель Василий Левченко и фирма «Всемаркет», которой принадлежит сайт.
Владелец интеллектуальной собственности решил, что бизнесмен и компания нарушили его права на бренд. ГАЗ подал на них в суд: он просил взыскать с ответчиков солидарно 3,2 млн руб. компенсации за нарушение исключительного права на общеизвестный товарный знак (дело № А45-4790/2022). Сумму возмещения истец рассчитал, сложив стоимость каждой продаваемой на сайте модели товара в двукратном размере. Это допустимо в соответствии с подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК («Ответственность за незаконное использование товарного знака»). Согласно правилу правообладатель может потребовать компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.
Не продавали, а только предлагали
Ответчики возражали. По мнению предпринимателя, размер компенсации завышен. Сайт «Всемаркет» — это маркетплейс. Там размещают модели товаров для изготовления по заказу конкретным производителем. Сам принт создал и выгрузил на сайт дизайнер. Компания автоматически передала заказы предпринимателю, а тот не проверял макеты изделий. Он предложил свой расчет компенсации исходя из количества уже реализованных изделий — 16 210 руб. Фирма же считает себя информационным посредником. Истец не доказал, что она продает продукцию с чужим товарным знаком: на маркетплейсе предлагают купить изделия, которые только создадут в будущем. На момент заказа и до этого товара, изображенного на сайте, не существует как вещи.
Три инстанции удовлетворили иск. Суды решили, что ответчики нарушили права истца на бренд. Они предложили к продаже контрафакт, а это говорит об использовании изображений товарного знака на вещах.
«Всемаркет» не согласился с выводами нижестоящих инстанций и дошел до Верховного суда. Компания обратила внимание, что на сайте размещается лишь каталог дизайнов, которые можно распечатать на изделиях. Это еще не произведенные товары. Суды же определили размер компенсации не на основе количества уже существующего контрафакта, а по числу предложений о продаже.
Экономколлегия не согласилась с выводами судов и направила дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. ВС напомнил: с помощью компенсации из подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК можно взыскать с нарушителя двойной доход, который он извлек или только собирался получить от реализации контрафакта. Судьи разъяснили: применить этот вид компенсации можно, когда подделки реально есть в том количестве, которое истец принимает за основу для расчета. Также надо учитывать стоимость одного такого экземпляра.
ВС указал: суды не исследовали механизм работы сайта с каталогом товаров. Еще они не оценили доводы ответчиков о том, что перечень дизайнов изделий не подтверждает количество вещей, предлагаемых к продаже.
Удовлетворение такого иска противоречит закону, поскольку нет обоснования взыскиваемой суммы, заключила коллегия. Также нет документов, чтобы установить, сколько есть экземпляров с незаконно размещенным брендом и какова их цена.
Нарушений все больше, споров — тоже
Определение ВС актуально, поскольку с развитием маркетплейсов на них все чаще размещают предложения о продаже вещей с чужими товарными знаками, которые разместили на изделиях незаконно, отмечает Кирилл Катков, юрист Соответственно, споров о защите исключительных прав на такие средства индивидуализации тоже становится больше.
По закону можно взыскивать компенсацию как альтернативу убыткам, не доказывая размер потерь. Но важно понимать, что заявленная сумма должна быть соразмерна нарушению и потенциальным потерям правообладателя, объясняет Антон Нефедьев, советник, руководитель направления «Интеллектуальные права в сфере технологий», практика разрешения споров и интеллектуальной собственности
В законе не конкретизированы специфические вопросы, связанные с механикой взыскания двойной стоимости товаров. Потому на практике возникает много вопросов о применении этой нормы, говорит Нефедьев. Ранее на уровне высших судов уже разбирались такие аспекты, как:
- какую цену брать за основу расчета двойной стоимости товара — розничную или оптовую;
- можно ли требовать двойную стоимость товара от каждого лица в цепочке распространения изделий;
- можно ли взыскивать двойную стоимость товара более одного раза, если нарушены права на сходные знаки, принадлежащие разным лицам;
- может ли суд снижать размер компенсации, заявленной по механике двойной стоимости.
В этом деле есть и другой достойный внимания вопрос: можно ли требовать двойную стоимость товара, который еще не произведен, отмечает эксперт.
Определение недвусмысленно намекает, что подход, при котором взыскивается двойная стоимость еще не произведенного товара, некорректен. Полагаю, что практика будет двигаться именно в этом направлении.
В определении отражен более внимательный и квалифицированный подход к расчету и взысканию компенсации в ситуациях, когда невозможно установить количество произведенного или существующего контрафакта, считает Антон Банковский, партнер, глава практики интеллектуальной собственности Экономколлегия ориентирует суды на то, чтобы при рассмотрении споров против онлайн-площадок учитывали их специфику и сначала проверяли, реально ли товары существуют и сколько их имеется, говорит Катков. И только после этого уже можно считать компенсацию. Возможность выбрать на сайте товар нескольких размеров и цветов не говорит о том, что действительно есть такие модели.
В этом смысле позиция ВС вносит коррективы в сложившуюся практику, ибо побуждает суды исследовать вопрос о количестве товара, реально имеющегося у ответчика. Это возможно, если истребовать у него соответствующие документы на изделия. Продолжая логику ВС, можно сделать вывод: если конкретной модели товара нужных покупателю размера и цвета до заказа не существует, нет и незаконного использования чужого средства индивидуализации.
ВС установил, что каталог не указывает, сколько изделий предлагают к продаже, отмечает Марина Пожидаева, юрист практики IP Товары делают под заказ, в реальности их еще нет, потому считать их контрафактом нельзя. Эта позиция верна с точки зрения расчета компенсации в двукратном размере, полагает эксперт. Надо предоставлять документы, в которых укажут, сколько точно есть экземпляров продукции и их цену. Но когда предлагают будущие товары, размещая дизайн-модели, нельзя задокументировать объем их выпуска, подчеркивает Пожидаева.
Технический прогресс и способы взаимодействия продавцов и покупателей стремительно развиваются. Потребители могут не знать, что дизайн-модель — это только предложение-обещание, а не реально существующий товар. Они могут полагаться на этот проект как на реально существующую вещь, которую получат после оплаты.
Тогда дизайн-модель служит своего рода обещанием. Его можно выполнить в неограниченном объеме, объясняет Пожидаева. Закон никак не учитывает и не регулирует ситуацию, когда нарушены права на товарный знак на изделии, которого еще нет, но оно может появиться. «На мой взгляд, если критерий объективности расчета соблюсти нельзя, потому что неизвестен предельный количественный показатель, то правообладателям лучше использовать вид компенсации в размере от 10 000 до 5 млн руб., определяемом по усмотрению суда по характеру нарушения», — считает эксперт.
В делах о привлечении к ответственности торговых онлайн-площадок суды обычно определяют количество товара, предлагаемого к продаже, по числу указанных на сайте изделий, говорит эксперт. Например, в деле № А40-89902/2020 суд рассчитал размер компенсации по количеству коробок, доступных для заказа, и штук товара в одной коробке, делится практикой Катков. Если же на сайте нет количества доступного для покупки товара, суды обычно считают, что к продаже предложена как минимум одна единица (модель) товара. Когда заявитель не доказал, что можно купить большее количество изделий, размер компенсации определяют, умножая стоимость одной модели на два. Например, так было в деле № А76-39366/2021, приводит пример Катков.
Правообладатель может требовать компенсацию как за предложение к продаже товара с незаконно нанесенным на него брендом, так и за реализацию такого изделия, объясняет Павел Оськин, юрист коллегии адвокатов Эти случаи необходимо разделять, подчеркивает эксперт. В ситуации с продажей, как правило, за основу расчета берут данные о количестве и стоимости реализованного контрафактного товара. А если речь о предложении, этот вид компенсации применяют, когда:
- стоимость и количество реализованного товара установить невозможно;
- либо есть цель взыскать с нарушителя компенсацию в большем размере, чем тот, что определяется по усмотрению суда (от 10 000 до 5 млн руб. по подп. 1. п. 4. ст 1515 ГК). Например, если товар дорогой;
- либо имеются сведения о количестве товара в наличии, предлагаемого к продаже.
При рассмотрении дела «Всемаркет» Верховный суд обоснованно исходил из того, что заявленный размер компенсации был не обоснован, говорит Оськин. Товар с незаконно нанесенным на него брендом не изготовили и не реализовали.
Особенность такой категории дел — распределение бремени доказывания, поясняет Оськин. Часто истец фиксирует продажу контрафакта и представляет данные о стоимости и количестве реализованного товара. Он может просить истребовать такие сведения, например, у Ozon и Wildberries, но маркетплейсы представляют подобную информацию лишь по требованию суда, обращает внимание эксперт. Ответчик может поспорить с тем, что нарушение было, и доказать легальность происхождения товара. Еще он вправе не согласиться с размером компенсации, обосновав другую стоимость и количество реализованных изделий. Суды удовлетворяют требования в полном объеме, если истец представил обоснованный расчет, а ответчик не оспорил нарушения и размер компенсации, объясняет Оськин.