Есть ли конкуренция?
В 2017 году ООО «Фирма «Здоровье», компания по выпуску препаратов из растительного сырья, решила зарегистрировать торговую марку «Баюшки-баю» в отношении планируемого к выпуску травяного чая. В 2018 году Роспатент отказал «Здоровью»: на рынке зарегистрирован другой товарный знак – «БАЮ-БАЙ», который, по мнению регулятора, имеет сходство до степени смешения с «Баюшки-баю». Этот факт является самостоятельным основанием для отказа в регистрации торгового знака, но не препятствует дальнейшему обжалованию в Палату по патентным спорам и Суд по интеллектуальным правам. Однако своим правом на обжалование компания-заявитель не воспользовалась.
В феврале 2020 года у компании «Здоровье» сменился собственник, а уже в мае 2020 года «Здоровье» получило претензию от производителя БАД – компании «Курортмедсервис» – правообладателя того самого сходного торгового знака «БАЮ-БАЙ». Суть претензии состояла в том, что «Здоровье» в течение 30 дней должно выплатить «Курортмедсервису» компенсацию в размере 14 млн рублей за то, что выпускает травяной чай «Баюшки-баю». По мнению «Курортмедсервиса», «Здоровье» нарушило их права на бренд «БАЮ-БАЙ».
После этого в июне 2020 года «Здоровье» проанализировало рынок аналогичных товаров, разрешительную документацию в отношении сходного торгового знака и удостоверилось, что «Курортмедсервис» не делает подобных и однородных товаров. «Курортмедсервис» производил детский джем (желе) под другой маркой, не сходной до степени смешения с «Баюшки-Баю», и БАД, не однородный детскому питанию. «Курортмедсервис» не выпускает травяной чай, но «Здоровье» не может воспользоваться своим правом и зарегистрировать торговый знак в отношении товаров, не однородных с товарами «Курортмедсервиса», более того, из разных классов МКТУ.
Компания «Здоровье» направила предложение правообладателю дать согласие [1]на регистрацию торгового знака «Баюшки-баю» для детского травяного чая. В своем предложении «Здоровье» отметило, что товары, выпускаемые под торговым знаком «Баюшки-баю», не являются БАДами, а «Курортмедсервис» не делает детское питание и травяной чай под торговым знаком «Здоровье», что означает отсутствие конкуренции между двумя компаниями.
Однако переговоры между компаниями не состоялись, а запрос на предоставление согласия «Курортмедсервис» оставил без ответа.
Был ли гражданский оборот?
В сентябре 2020 года «Здоровье» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с ходатайством о досрочном прекращении прав на торговый знак, сходный до степени смешения в отношении детского травяного чая (дело № СИП-728/2020). Согласно п. 1 ст. 1486 ГК, «правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет».
Однако в декабре 2020 года СИП отказал в удовлетворении требований заявителя. В начале апреля 2021 года это решение оставлено без изменений Президиумом суда по интеллектуальным правам. Две инстанции пришли к выводу о доказанности использования «Курортмедсервисом» спорного товарного знака, основываясь на использовании однородных товаров. Но согласно нормам статей 1484 и 1486 ГК РФ, ответчик должен подтвердить использование каждого конкретного товара, в прекращении которого признан заинтересованным истец.
Ознакомившись с принятыми решениями, я могу полагать, что СИП неверно оценил доказательства, представленные «Курортмедсервисом». Кроме того, это решение противоречит сложившейся судебной практике по аналогичным спорам, так как ни один из них не подтверждает использование торгового знака ответчиком – ввод в гражданский оборот. В решении суда отмечается, что «СИП пришел к выводу о том, что из указанных документов усматривается, что ответчик, в том числе через уполномоченного лицензиата, осуществляет ввод в гражданский оборот детских травяных чаев». Однако лицензиат не представил доказательств ввода детского травяного чая в гражданский оборот.
При этом суд не указывает, какой именно товар квалифицируется как детский травяной чай. Важно и то обстоятельство, что «Курортмедсервис» до момента обращения «Здоровья» о предоставлении согласия не вводил в оборот питание для детей под спорным торговым знаком и не имел разрешающих документов: в производстве «Курортмедсервиса» никогда не было детских травяных чаев.
«Курортмедсервис» в качестве доказательств ввода в гражданский оборот представил в суд только накладные (УПД) в отношении имбирно-ягодного джема под спорным торговым знаком, датированные 2020 годом, без подтверждения движения денежных средств и доведения товара до конечного потребителя. То есть можно полагать, что в отсутствие допустимых доказательств ввод товаров в гражданский оборот существовал только «на бумаге». Но СИП не дал правовой оценки этому доводу «Здоровья».
Кроме того, суды не обратили внимания на то, что УПД оформлялись на компании, которые на дату составления были подконтрольны одному из учредителей «Курортмедсервиса». По мнению суда, аффилированность отсутствовала, так как доля в компании не дотягивает до установленной законом нормы.
Судебная практика на стороне «Здоровья»
До спора между «Здоровьем» и «Курортмедсервисом» суды придерживались иной позиции относительно подтверждения ввода товара в оборот.
Так, в решении Суда по интеллектуальным правам от 31 августа 2018 года (дело N СИП-306/2018) суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака. Он отметил, что для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот, так как ответчиком не подтверждено фактическое использование товарного знака.
Практика Президиума Суда по интеллектуальным правам говорит о том, что для целей применения положений ст. 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных п. 2 ст. 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот. Как указал Президиум в своем Постановлении от 20 февраля 2015 года по делу N СИП-655/2014, первая инстанция не исследовала вопрос о дальнейшей судьбе произведенной продукции, введении ее в гражданский оборот и доведении до потребителя. В результате чего кассационные жалобы были удовлетворены, а дело направлено на новое рассмотрение.
По делу N СИП-900/2019 Президиум также отменил решение суда первой инстанции, указав, что оказание услуг между аффилированными лицами не учитывается при определении факта использования товарного знака, если нет доказательств оказания услуг конечным потребителям. Президиум указал: суд первой инстанции не учел, что для сохранения правовой охраны товарный знак должен использоваться для тех товаров и услуг, для которых он непосредственно зарегистрирован, а не для однородных с ними. В результате охрана торгового знака была прекращена досрочно вследствие его неиспользования.
Существует еще одно дело, где Президиум высказался в пользу заявителя и удовлетворил его требования, – Постановление президиума СИП от 26 декабря 2019 г. N С01-1338/2019 по делу N СИП-167/2019. Суд принял решение в пользу заявителя на основании того, что символическое использование товарного знака с единственной целью сохранить права на этот товарный знак не может являться основанием для признания использования такого средства индивидуализации для целей пункта 2 статьи 1486 ГК РФ. При оценке доказательств реального использования спорного обозначения подлежит установлению совокупность обстоятельств, подтверждающих введение в гражданский оборот продукции, маркированной таким обозначением, в том числе показатели объема такой продукции.
Поможет ли Верховный суд?
В результате отступления Суда по интеллектуальным правам от собственной практики в ноябре 2020 года «Курортмедсервис» подал иск о взыскании компенсации со «Здоровья» по уточненным требованиям на 21,5 млн рублей за использование сходного до степени смешения знака за период с 2017 года. При этом «Курортмедсервис» в подтверждение своей позиции ссылается на состоявшиеся решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-728/2020, которые позволяют взыскать компенсацию при аккумулировании торговых знаков в отсутствие реального использования торгового знака взыскателем.
Возможно, Верховный суд обратит внимание на нарушение нормы материального права, которое допустил Суд по интеллектуальным правам. Иного правового механизма для защиты прав у «Здоровья» не остается, даже учитывая низкий процент принятия к рассмотрению жалоб ВС – 1,5–2%. Так как отказ Роспатента с установлением сходства до степени смешения препятствует регистрации без согласия правообладателя ТЗ «БАЮ-БАЙ».