Декабрь 2023 года был богат на акты высших судов, связанные с защитой интеллектуальных прав: два спора о запрете незаконного использования товарных знаков и взыскании компенсации рассмотрел Верховный суд, а в отношении еще одного дела высказался Конституционный суд, в очередной раз признав п. 3 ст. 1252 и п. 4 ст. 1515 ГК не соответствующими Конституции. Несомненно, эти решения существенно повлияют на законодательство в сфере интеллектуальной собственности и формирование судебной практики по взысканию компенсации, поэтому их следует учитывать при подготовке позиции уже сейчас.
Дело о правах на товарный знак «Баю-Бай»
С ситуацией, когда двукратная компенсация уже была взыскана с нарушителя по иску одного правообладателя, а затем за взысканием компенсации обратился другой правообладатель (аффилированный с первым), разбирался КС в Постановлении от 14.12.2023 № 57-П.
В деле о защите исключительных прав на товарный знак «Баю-Бай» (№ А40-215387/2021) суды отказали в удовлетворении требования о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости продукции, поскольку с ответчика ранее этим способом уже была взыскана компенсация по тем же партиям и объемам (дело № А40-210216/2020). Нюанс состоял в том, что компенсация ранее была взыскана в пользу другого лица — общества «Фортуна», правообладателя сходных товарных знаков «Баю-Бай» (аффилированного с первым правообладателем). Поскольку законодательство не предусматривает возможность отказать во взыскании компенсации в такой ситуации, Суд по интеллектуальным правам обратился с запросом в КС.
КС признал п. 3 ст. 1252 и п. 4 ст. 1515 ГК не соответствующими Конституции в той части, в которой они не позволяют снизить размер компенсации или отказать в ее взыскании, если с нарушителя уже взыскали компенсацию, рассчитанную в двукратном размере стоимости тех же товаров, и в связи с размещением на товаре того же обозначения.
Ранее снижение компенсации, рассчитанной в двукратном размере стоимости контрафактной продукции, возможно было только до однократного размера (постановление КС № 40-П). Таким образом, сейчас аффилированным правообладателям откажут во взыскании повторной двойной компенсации, а иным правообладателям сходных товарных знаков суд снизит размер компенсации.
Подход КС направлен на соблюдение баланса интересов с учетом принципа соразмерности ответственности последствиям деяния. Будет несправедливо, если компания, допустившая нарушение исключительных прав третьих лиц, дважды, а то и трижды понесет ответственность за один и тот же товар.
Однако как быть правообладателю товарного знака, если, обратившись с требованием о взыскании компенсации к нарушителю исключительных прав, окажется, что с нарушителя уже взыскали компенсацию в двукратном размере?
На практике нередко встречаются ситуации, когда Роспатент регистрирует сходные товарные знаки в отношении однородных товаров на имя разных правообладателей даже без письма-согласия, соглашения о сосуществовании или аффилированности лиц. Нельзя исключать и человеческий фактор и возможные ошибки экспертизы.
Конечно, правообладатель «старшего» товарного знака вправе в пятилетний период оспорить регистрацию «младшего» (подп. 2 п. 2. ст. 1515 ГК) либо направить протест в заявку на товарный знак еще на стадии экспертизы (п. 1. ст. 1493 ГК). Однако далеко не все правообладатели могут на постоянной основе отслеживать и реагировать на регистрации сходных знаков в реестре Роспатента.
В связи с этим, если правообладатель товарного знака выявил нарушение и планирует обратиться с иском, прежде ему следует проверить, есть ли в реестре Роспатента сходные товарные знаки, действующие для однородных товаров, и проверить судебную историю нарушителя.
Также правообладателям следует внимательно подходить к выдаче писем-согласий третьим лицам на регистрацию сходных товарных знаков, чтобы, во-первых, избежать размытия собственного бренда, а во-вторых, не лишить себя в будущем возможности взыскания с нарушителей компенсации, рассчитанной как двукратная стоимость контрафактной продукции.
Дело о правах на товарный знак «Бегущий олень / ГАЗ»
В определении № 304-ЭС23-16844 от 5 декабря 2023 года Верховный суд указал, что нельзя считать контрафактными товары, которые только предлагаются к продаже, но реально не существуют.
В деле по иску ГАЗ к ИП Левченко В. А. и «Всемаркету» (№ А45-4790/2022) суды трех инстанций удовлетворили требование истца о солидарном взыскании компенсации в двукратном размере стоимости продукции (3,2 млн руб.). Поводом для обращения в суд послужило незаконное использование общеизвестного товарного знака «Бегущий олень / ГАЗ» в предложении к продаже на сайте vsemayki.ru товаров, содержащих изображение знака.
Расчет компенсации был основан на двукратной стоимости каждой единицы товара, предлагаемого к продаже, с учетом наименования товара, количества моделей в размерном ряду каждой товарной позиции и вариантов цветов.
Апелляция и кассация поддержали решение суда об удовлетворении требований истца в полном объеме, однако Верховный суд отменил все судебные акты и направил дело на новое рассмотрение. В конце декабря ГАЗ подал надзорную жалобу в Президиум ВС, но результатов пока нет.
Отмечу, что при рассмотрении похожего спора между «Халики Корп» и «Всемаркетом» (дело № А45-20530/2022) о взыскании более 17 млн руб. компенсации за незаконное использование товарного знака Haliki Суд по интеллектуальным правам в октябре 2023 года указал на недопустимость учета фактически не созданных товаров при расчете суммы компенсации. Здесь правообладатель также рассчитал компенсацию, опираясь на двукратную стоимость товаров, однако не учел, что расчет содержал товары, которые ответчик фактически не произвел и не ввел в гражданский оборот.
Выводы ВС и СИП о том, что несуществующий товар не может быть признан контрафактным, видятся достаточно обоснованным. Соответственно, истцам потребуется либо изменить способ расчета компенсации на твердый размер (от 10 000 до 5 млн руб.) или двукратную стоимость права, либо рассчитать двукратную стоимость от действительно произведенной ответчиком продукции.
Иначе интернет-магазины, производящие продукцию под заказ, находились бы под угрозой взыскания многомиллионных компенсаций за предложение к продаже еще не созданного товара. Это, впрочем, не означает, что владельцы интернет-магазинов могут использовать чужие интеллектуальные права. Нарушение в любом случае будет установлено, а компенсация взыскана, только расчет следует производить иным способом.
Решением проблемы может стать заключение лицензионных договоров с правообладателями объектов интеллектуальной собственности (здесь мы не берем в расчет маркетплейсы, которые относятся к информационным посредникам, так как для них действует особый порядок освобождения от ответственности).
Дело о правах на товарный знак «Пельмени лепим-варим»
В определении № 301-ЭС23-12433 от 1 декабря 2023 года (дело № А43-26747/2021) ВС указал, что нельзя запрещать незаконное использование сходного с товарным знаком обозначения и присуждать компенсацию, если не установлено оказание ответчиком однородных услуг или приготовление к их оказанию.
Инвестиционная компания «Молодые и Красивые» обратилась с иском к «Спар Миддл Волга» в связи с нарушением исключительных прав на серию товарных знаков «Лепим и варим» при оказании услуг отделов кулинарии под сходным обозначением — «Пельмени лепим-варим».
Интересно, что у «Спар Миддл Волга» есть свой товарный знак «Лепим Варим», но зарегистрирован он для полуфабрикатов и пельменей (29-й и 30-й классы МКТУ), но не для услуг отделов кулинарии, а словесные элементы в нем неохраняемые.
Суды трех инстанций установили нарушение и удовлетворили иск о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарных знаков, снизив размер в четыре раза — до 5,2 млн руб.
ВС отменил все судебные акты и направил дело на новое рассмотрение. С точки зрения ВС, суды не установили:
- объем правовой охраны товарных знаков истца и основания для взыскания компенсации за нарушение исключительного права на каждый из них (три из пяти товарных знаков не были зарегистрированы в отношении услуг кафе 43-го класса МКТУ);
- однородность всех услуг, указанных в решении, и деятельности ответчика.
В конце декабря 2023 года истец подал надзорную жалобу в Президиум ВС. Результата пока нет, ждем итога.
Достаточно странно, что вопрос об однородности услуг 35, 39, 40, 43-го классов МКТУ и деятельности ответчика не был рассмотрен нижестоящими судами и потребовал вмешательства ВС. При новом рассмотрении дела нарушение исключительных прав на товарные знаки, вероятно, будет установлено вновь, но только в отношении тех товарных знаков, которые зарегистрированы для услуг общественного питания, кафе (43-й класс МКТУ). Это, в свою очередь, повлияет на снижение размера компенсации, либо истцу необходимо доказать, что ответчик оказывает также услуги 35, 39, 40-го классов МКТУ, в том числе при упаковке и хранении товаров, замораживании пищевых продуктов, в рекламе, под сходным обозначением «Пельмени лепим-варим».
Выводы по рассмотренным правовым позициям высших судов
- Не стоит обращаться за повторным взысканием компенсации в размере двукратной стоимости товаров от аффилированного правообладателя сходного товарного знака, суды вправе отказать во взыскании.
- Правообладателям следует аккуратно подходить к выдаче писем-согласий на регистрацию сходных товарных знаков в пользу третьих лиц. Если оба правообладателя в дальнейшем обратятся за взысканием компенсации в размере двукратной стоимости товаров, ее размер снизит суд.
- При расчете компенсации в виде двукратной стоимости товаров следует учитывать количество фактически произведенной ответчиком продукции, а не количество предложений к продаже, если товар производится под заказ, но реально не существует.
- Для запрета незаконного использования сходного с товарным знаком обозначения правообладатель должен доказать, что ответчик оказывал однородные услуги или готовился это сделать.