При сопоставлении возможностей по взысканию компенсации либо убытков большинство правообладателей выбирают компенсацию, поскольку доказать, что убытки возникли из-за нарушения прав на объект интеллектуальной собственности, и определить их размер сложно и даже не всегда можно.
Важно помнить, что компенсацию нельзя взыскать за нарушение прав на некоторые объекты интеллектуальной собственности: коммерческое обозначение, фирменное наименование, ноу-хау (секреты производства), селекционное достижение, топологии интегральных микросхем. В этом случае все же придется доказывать размер понесенных убытков.
Выбор способа расчета компенсации
Российским законодательством предусмотрены три способа расчета компенсации:
- твердый размер — от 10 000 до 5 млн руб.;
- двукратный размер стоимости права использования (например, по лицензионному договору);
- двукратный размер стоимости контрафактных экземпляров.
Все способы расчета применимы только для объектов авторских, смежных прав и товарных знаков. Для защиты прав на патенты (изобретения, полезные модели, промышленные образцы) не предусмотрена компенсация в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров, так как стоимость изделий, в которых воплощены патенты, может быть значительной.
Для защиты прав на «региональные бренды» — НМПТ (наименования мест происхождения товаров) и ГУ (географические указания) — нет компенсации в двукратном размере стоимости права использования. Это видится логичным, так как такими объектами в принципе запрещено распоряжаться.
При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один способ расчета и до вынесения решения суда изменить выбранный способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.
Суд по своей инициативе не вправе изменять избранный заявителем способ расчета компенсации, но может снижать ее размер, в том числе ниже 10 000 руб. для твердого размера (Постановление Конституционного суда от 13.12.2016 № 28-П) и до однократной стоимости права использования или контрафактных экземпляров (Постановление Конституционного суда от 24.07.2020 № 40-П) для двукратного размера.
Изменение способа расчета на двукратную стоимость права использования
На практике ответчики нередко пытаются убедить суд изменить способ расчета компенсации для ее существенного снижения, представляя в материалы дела заключения оценщиков о стоимости использования спорного объекта интеллектуальной собственности.
Обычно это касается изменения способа расчета компенсации с двукратного размера стоимости контрафактных товаров до двукратного размера стоимости предоставления права использования (к примеру, лицензия на использование товарного знака может составлять 5% стоимости товара или даже меньше).
В споре «Вест-Алко» и CORA S.P.A. с «Прохладненским комбинатом шампанских вин «Велес» и «Стройградом» (дело № А20-3517/2015) о защите исключительных прав на товарные знаки BOSCA суд снизил размер компенсации в десять раз — с 57 до 5,2 млн руб. (двукратный размер максимального ущерба правообладателя). В выводах суд опирался на заключение об оценке стоимости права использования товарного знака. Еще ответчики оспаривали сведения об объеме и цене реализованной продукции и представили контррасчет со ссылкой на то, что контрафактного товара продали всего на 1,9 млн руб., а остальную продукцию уничтожили из-за производственного брака.
Выбор стоимости права использования вместо стоимости товаров, о чем заявили истцы, — это, по сути, изменение способа расчета компенсации. Не исключено, что для снижения компенсации суды в основу расчета положили данные ответчиков о реализованной контрафактной продукции.
Изменение способа расчета на твердый размер
В этом году появилась практика изменения способа расчета компенсации с двукратной стоимости контрафактной продукции на твердый размер.
В деле по иску «Царицыно Эталон» к «Лыткаринскому МПЗ» и «Рузкому» (№ А41-50367/2021) суд взыскал 5 млн руб. компенсации вместо заявленных 1 млрд руб. и 38 млн руб. В этом споре поводом для обращения за судебной защитой стало незаконное использование товарного знака «Султанская» на колбасных изделиях. Дело разбирали в суде более двух лет. Требования основаны на объеме произведенной продукции и цене ее реализации. Ответчики представили заключение специалиста, в соответствии с которым стоимость использования товарного знака за спорный период составляет всего около 5,2 млн руб.
Апелляция поддержала это решение, уточнив, что суд не изменил способ расчета компенсации на твердый размер, но снизил размер заявленной компенсации. Суд принял во внимание заключение специалиста, посчитав такое снижение соразмерным нарушению.
Кассация это дело еще не рассматривала. Хотя у кассационной инстанции нет оснований для переоценки решений нижестоящих судов в части снижения размера компенсации и ее присуждения, полагаю, что фактическое изменение способа расчета может заинтересовать Суд по интеллектуальным правам. Тогда можно надеяться на новое рассмотрение спора.
Законопроект о внесении изменений в ГК
Весной в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий поправки к Гражданскому кодексу. Юристы давно ожидали документ, направленный на реализацию упомянутых постановлений КС № 28-П и № 40-П. Пока инициатива находится на рассмотрении во втором чтении.
Помимо ожидаемых правок, в тексте законопроекта содержатся и новшества, позволяющие суду при определенных обстоятельствах изменить способ расчета компенсации. Так, если выбранный правообладателем способ расчета компенсации неприменим к обстоятельствам нарушения исключительного права или размер компенсации не был обоснован правообладателем с разумной степенью достоверности с помощью выбранного им способа расчета, суд определяет компенсацию в твердом размере.
Кроме того, законопроект устанавливает случаи, когда допускается снижение размера компенсации ниже пределов, предусмотренных в других статьях о компенсации. Оно возможно, если есть одно из условий исчерпывающего перечня:
- нарушитель не знал и не должен был знать, что он допускает нарушение исключительного права, то есть нарушение совершено без вины;
- нарушение совершено нарушителем впервые;
- нарушение совершено нарушителем не при ведении предпринимательской деятельности.
Для компенсации, определяемой в твердом размере, в этих случаях установили предел от 10 000 до 100 000 руб., а для компенсации, определяемой в размере, кратном цене контрафактных экземпляров или стоимости права использования объекта интеллектуальной собственности, предел установили от однократной до двукратной стоимости таких экземпляров или стоимости прав.
Предложенные изменения закона могут поставить правообладателей в невыгодное положение по сравнению с нарушителями, так как суды могут широко трактовать применимость выбранного способа расчета и активно снижать компенсации. Поэтому правообладателям будет все сложнее обосновывать и взыскивать соразмерную компенсацию за нарушение своих прав.