Соглашайся или уходи: как заключать лицензионные договоры с иностранцами

Лицензионные договоры — это соглашения об использовании тех или иных объектов интеллектуальной собственности (ИС), в частности принадлежащих иностранцам. Раньше таких сделок было много: лицензировали программное обеспечение, видеоконтент, музыку. Сегодня же большинство иностранных правообладателей отказываются продолжать отношения, говорит Руслан Гафуров, старший юрист, руководитель практики разрешения споров NEVSKY IP Law NEVSKY IP Law Федеральный рейтинг. группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры: mid market) группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) × Из-за этого невозможно использовать зарубежное ПО, слушать на отечественных стриминговых сервисах иностранный авторский контент. Помимо объектов авторского права, по лицензии передавали право использовать товарные знаки и изобретения.

Количество лицензионных соглашений с иностранными контрагентами в новых бизнес-проектах резко сократилось, отмечает Ирина Степанова, советник Nextons Nextons Федеральный рейтинг. группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Комплаенс группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: high market) группа Налоговое консультирование и споры (споры) группа Недвижимость, земля, строительство (high market) группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Транспортное право группа Трудовое и миграционное право группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Цифровая экономика группа Антимонопольное право группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Банкротство (споры high market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (валютное регулирование) группа Защита персональных данных группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Международный арбитраж группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Рынки капиталов группа Санкционное право группа Финансовое/Банковское право группа Энергетика группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Частный капитал Профайл компании × , канд. юрид. наук. На первый план вышли договоры, которые заключают в связи с уходом иностранных компаний с российского рынка, объясняет эксперт. Это делают в одном пакете с остальными документами по сделке о продаже акций или долей в отечественном бизнесе. Уменьшение числа лицензионных договоров — это инициатива с обеих сторон, объясняет Антон Нефедьев, советник, руководитель направления «Интеллектуальные права в сфере технологий», практика разрешения споров и интеллектуальной собственности ALUMNI Partners ALUMNI Partners Федеральный рейтинг. группа АПК и сельское хозяйство группа Антимонопольное право группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Земельное право группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Недвижимость, земля, строительство (high market) группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Трудовое и миграционное право группа Фармацевтика и здравоохранение (медицина и здравоохранение) группа Цифровая экономика группа Энергетика группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (валютное регулирование) группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Комплаенс группа Международный арбитраж группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: high market) группа Санкционное право группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Финансовое/Банковское право группа Частный капитал группа Международные судебные разбирательства Профайл компании × Многие иностранные правообладатели заморозили лицензирование в РФ. Отечественные же компании стали рассматривать российские аналоги объектов интеллектуальной собственности. Даже если обе стороны заинтересованы сотрудничать для реализации сделок, есть препятствия, уточняет эксперт.

Чем осложнилось заключение сделок

Нефедьев говорит, что раньше все основывалось на коммерческих позициях: крупные компании могли диктовать или выторговывать нужные им условия. Сейчас же коммерческая составляющая на втором плане, а на первом — политический климат. В сделках стало очень много общих многозначных формулировок, отмечает Гафуров. Раньше в документах досконально описывали, что можно, а что нельзя. Благодаря этому стороны одинаково интерпретировали положения договора. Теперь же во многих соглашениях есть общие пункты, которые можно толковать минимум двояко, объясняет эксперт.

Заключение лицензионных сделок усложнилось. Оно и ранее было непростым, так как западные правообладатели всегда вели переговоры, если они были, с позиции силы. А часто занимали позицию take it or leave it — соглашайся или уходи. Сейчас же позиция почти всегда такая.

Антон Нефедьев, советник, руководитель направления «Интеллектуальные права в сфере технологий» ALUMNI Partners ALUMNI Partners Федеральный рейтинг. группа АПК и сельское хозяйство группа Антимонопольное право группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Земельное право группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Недвижимость, земля, строительство (high market) группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Трудовое и миграционное право группа Фармацевтика и здравоохранение (медицина и здравоохранение) группа Цифровая экономика группа Энергетика группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (валютное регулирование) группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Комплаенс группа Международный арбитраж группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: high market) группа Санкционное право группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Финансовое/Банковское право группа Частный капитал группа Международные судебные разбирательства Профайл компании ×

Некоторые потенциальные лицензиары (те, кто предоставляет право использования) из недружественных стран отказались заключать новые сделки из-за президентского указа № 322, рассказывает Антон Банковский, советник Городисский и Партнеры Городисский и Партнеры Федеральный рейтинг. группа Защита персональных данных группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) × Документом ввели специальный порядок расчетов по договорам об использовании объектов ИС правообладателей из недружественных стран. Речь о тех, кто существенно сократил продажи или поставки в Россию. По нему в некоторых случаях отечественным контрагентам требуется перечислять все платежи на специальный банковский счет в российском банке. Оттуда деньги могут перевести на другой счет владельца ИС только с разрешения правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. 

Другой важный фактор, повлиявший на лицензионные сделки — приостановление действия соглашений с недружественными странами об избежании двойного налогообложения в августе 2023 года, говорит Наталья Мирошниченко, советник, руководитель практики структурирования NEVSKY IP Law NEVSKY IP Law Федеральный рейтинг. группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры: mid market) группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) × Из-за этого для отечественных контрагентов сильно увеличивается стоимость приобретаемых прав: приходится закладывать 20% налогов, удерживаемых в российский бюджет, объясняет эксперт.

Еще важно иметь в виду: европейским компаниям сейчас прямо запретили лицензировать права на ИС, с помощью которой производятся товары и технологии двойного назначения (продукция, которую можно использовать как в общегражданских, так и в военных целях), отмечает Банковский. Это следует из регламента ЕС № 833/2014 в редакции от июня 2023 года. Это широкий перечень товаров и ПО, обращает внимание эксперт.

Многие иностранные правообладатели до сих пор не заключают договоры с российскими компаниями из-за репутационных рисков, говорит Алиса Михеева, юрист практики интеллектуальной собственности SEAMLESS Legal (SL Legal) SEAMLESS Legal (SL Legal) Федеральный рейтинг. группа Защита персональных данных группа Недвижимость, земля, строительство (mid market) группа Страховое право группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры: mid market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (валютное регулирование) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Земельное право группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Санкционное право группа Транспортное право группа Трудовое и миграционное право группа Фармацевтика и здравоохранение (медицина и здравоохранение) группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Цифровая экономика группа Экологическое право группа Антимонопольное право группа Международный арбитраж группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: high market) группа Частный капитал 9место По выручке на юриста 12место По выручке 15место По количеству юристов × Если сделки и совершают, то иностранцы запрещают выдачу сублицензий, включают положение об одностороннем прекращении договора, оговорку о территории использования объекта интеллектуальной собственности и часто завышают суммы платежей, рассказывает юрист. Еще иностранные правообладатели включают ограничения на рекламу с использованием их бренда. А в случае с объектами авторского права, в том числе программами, в договорах часто запрещают переработку произведения. 

Наиболее сложно согласуемые условия — это положения о санкциях и расторжении договора в связи с их введением. Иностранные контрагенты хотят иметь возможность прекратить договор немедленно. Например, при введении новых санкций, которые влияют на отношения сторон по договору, но необязательно делают невозможным сохранение договорных отношений. Это, как правило, неприемлемо для российской стороны.

Ирина Степанова, канд. юрид. наук, советник Nextons Nextons Федеральный рейтинг. группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Комплаенс группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: high market) группа Налоговое консультирование и споры (споры) группа Недвижимость, земля, строительство (high market) группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Транспортное право группа Трудовое и миграционное право группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Цифровая экономика группа Антимонопольное право группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Банкротство (споры high market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (валютное регулирование) группа Защита персональных данных группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Международный арбитраж группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Рынки капиталов группа Санкционное право группа Финансовое/Банковское право группа Энергетика группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Частный капитал Профайл компании ×

Чаще всего при заключении лицензионных договоров с иностранцами приходится спорить о территории РФ, отмечает Мирошниченко. Отечественные контрагенты не могут считать Россией территорию в старых границах, до присоединения новых территорий, а иностранцы — наоборот, объясняет эксперт.

Есть ли шанс применять российское право?

Помимо новых вызовов из-за сложной геополитической ситуации, непростой аспект при заключении лицензионных договоров с иностранцами — выбор применимого права. Обычно лицензионные договоры заключались по праву страны лицензиара, говорит Нефедьев. Сейчас же каждый контрагент настаивает на применении своего законодательства. При этом иностранцы, даже из СНГ, неохотно подчиняют договоры праву РФ, рассказывает эксперт. Часто в таких случаях ссылаются на его нестабильность.

Для иностранного правообладателя обоснованное решение — заключать договоры по собственному праву, поскольку один шаблон договора можно использовать для лицензиатов в разных странах. И еще не нужно углубляться в нормы чужого законодательства. Для правообладателя это предполагает наибольшую правовую определенность. Эта закономерность была и до 2022 года.

Антон Банковский, советник Городисский и Партнеры Городисский и Партнеры Федеральный рейтинг. группа Защита персональных данных группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) ×

Согласовать применение российского права к договору с иностранным контрагентом удается крайне редко, отмечает Степанова. Тем не менее такие случаи есть, и все зависит от результатов переговоров сторон и доверительных отношений между ними, уверена Михеева. Более того, есть даже такой взгляд на ситуацию: формируется тренд на выбор российского права в качестве применимого, делится опытом их фирмы Иван Кайсаров, руководитель практики IP Versus.legal Versus.legal Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры: mid market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Земельное право группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Цифровая экономика группа Экологическое право группа Защита персональных данных группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: mid market) группа Недвижимость, земля, строительство (high market) группа Семейное и наследственное право группа Трудовое и миграционное право группа Финансовое/Банковское право группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Санкционное право группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Частный капитал группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) Профайл компании × Подобные договоры преимущественно исполняют в России. Соответственно, логично подчинять их праву территорий, где по большей части реализуется сделка, резюмирует эксперт.

Выбор российского права также потенциально обусловлен тем, что при возникновении между сторонами спора может быть сложно добиться исполнения решений иностранных судов или международного арбитража в России.

Иван Кайсаров, руководитель практики IP Versus.legal Versus.legal Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры: mid market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Земельное право группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Цифровая экономика группа Экологическое право группа Защита персональных данных группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: mid market) группа Недвижимость, земля, строительство (high market) группа Семейное и наследственное право группа Трудовое и миграционное право группа Финансовое/Банковское право группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Санкционное право группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Частный капитал группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) Профайл компании ×

На что обратить внимание при совершении сделки

Юристы выделяют условия, на которые следует обратить внимание при заключении лицензионного договора. В первую очередь важно убедиться, что иностранная компания не входит в перечень организаций, с которыми российским лицам запрещено заключать сделки, и не подконтрольна им, акцентирует Михеева. Они перечислены в постановлении кабмина.

Очень важны пункты об основаниях расторжения договора: нельзя давать иностранному контрагенту возможность легко выйти из сделки, подчеркивает Степанова. Особенно если она критична для российского бизнеса. Среди таких оснований не должно быть обстоятельств, которые можно установить исключительно субъективно.

В сделке не следует указывать, что введение антироссийских санкций — это форс-мажор или существенное изменение обстоятельств, подчеркивает Банковский. Это нужно, чтобы правообладатель не мог приостановить или прекратить действие лицензии на этом основании. Если же лицензиар настаивает на подобном положении, лучше прописать его зеркально, рекомендует эксперт. То есть предусмотреть такое условие: введение российскими властями контрсанкционных мер, влияющих на возможность лицензиата исполнять договор, также считается форс-мажором.

При определении территории действия договора Мирошниченко рекомендует перечислять конкретные субъекты РФ, в которых можно будет использовать результаты интеллектуальной деятельности. 

Если раньше еще встречались формулировки «за исключением территории Республики Крым», то сейчас мы категорически не рекомендуем клиентам прописывать подобные исключения. Некоторые иностранные правообладатели в дополнение к «урезанной» территории в лицензионном договоре предлагают оформить отдельное согласие на использование. Это не регистрируется и не отображается в открытых реестрах, но добавляет комфорта российскому лицензиату.

Наталья Мирошниченко, советник, руководитель практики структурирования NEVSKY IP Law NEVSKY IP Law Федеральный рейтинг. группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры: mid market) группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) ×

При работе с посредником российским лицензиатам следует внимательно проверять территорию действия лицензии, есть ли ограничения на сублицензирование, также обращает внимание Мирошниченко. 

Помимо этого, некоторые лицензируемые решения и технологии могут быть «осложнены» необходимостью закупать иностранное сырье либо использовать ПО иностранных вендоров, говорит эксперт. Поэтому стоит заранее проверить эти моменты. Если возможно, следует заручиться поддержкой лицензиара в этих вопросах, говорит Мирошниченко.