Как санкции повлияли на IP
В условиях санкций российскому бизнесу стало сложнее использовать интеллектуальную собственность зарубежных компаний, ушедших с российского рынка. При этом существуют механизмы, в том числе принудительное лицензирование и параллельный импорт, позволяющие в текущей ситуации избежать как дефицита на рынке определенных товаров, так и нарушения прав на интеллектуальную собственность. При заключении и исполнении лицензионных договоров также возникла необходимость учитывать особенности санкционного и контрсанкционного регулирования, рассказала Ирина Степанова, канд. юрид. наук, советник практики интеллектуальной собственности и технологий
О регистрации брендов за рубежом рассказал Сергей Зуйков, управляющий партнер Эксперт поделился результатами своего анализа предварительных отказов в регистрации товарных знаков за границей в прошлом и текущем годах.
Предварительных отказов в регистрации товарных знаков только потому, что заявитель из России, не было. Если при этом компания не под санкциями.
Эксперт обнаружил, что подсанкционным «Газпрому» и банку «Открытие» предварительно отказали в регистрации. В уведомлениях указали, что название компании-владельца есть в списке физлиц и организаций в приложении к регламенту ЕС о санкциях.
О проблемных аспектах использования интеллектуальной собственности ушедших компаний из недружественных стран говорила Ирина Ахмедова, руководитель практики интеллектуальной собственности и персональных данных Один из таких аспектов — параллельный импорт. Эксперт отметила, что некоторые зарубежные фирмы, которые ушли с отечественного рынка, используют этот механизм, чтобы продолжать бизнес в России.
Рассказ о параллельном импорте продолжил Василий Зуев, руководитель практики интеллектуальной собственности Он говорил о практике пресечения поступления контрафакта в рамках параллельного импорта. Эксперт отметил: надо иметь в виду, что суды не учитывают ссылку ответчиков, которые незаконно использовали чужую интеллектуальную собственность, на действие параллельного импорта, если они нарушили интересы правообладателей до введения этого механизма.
Эксперты также обсудили, как санкции сказались на лицензионных договорах. О заключении, исполнении и расторжении лицензионных договорах с «недружественными» иностранцами говорила Людмила Лукьянова, адвокат
Сейчас можно видеть, что в судах увеличивается число дел с контрагентами из недружественных стран. При этом с финансовой отчетностью у них все не очень хорошо. Поэтому лучше договариваться до суда.
Тему с лицензиями подхватила Наталья Мирошниченко, советник, руководитель практики структурирования Эксперт говорила о лицензировании иностранных технологий и бизнес-моделей. Мирошниченко отметила, что сейчас важно обращать внимание на то, как в договоре прописывают территорию его действия. Здесь возникают спорные моменты по поводу измененных границ РФ в связи с присоединением новых территорий. Бывают ситуации, когда контрагенты просят указать: «Все субъекты за исключением...» Для российской стороны сделки это недопустимо. Выход из такой ситуации — перечислять субъекты списком, объяснила юрист.
О сопровождении инновационного процесса при уходе зарубежных лицензиаров с рынка с сохранением действия крупных патентных портфелей в РФ в области нефтепереработки говорил Михаил Киселев, руководитель группы по интеллектуальной собственности «Газпромнефть – Промышленные Инновации». Он отметил, что отечественный отраслевой бизнес столкнулся среди прочего с невозможностью трансфера технологий. Многие компании отказались работать с российскими предприятиями. Кроме того, проблематично привлекать и технологии-аналоги.
Новеллы, теории и дискуссии: что обсуждают в IP-индустрии
На новеллу о «сиротских» произведениях обратил внимание Роман Лукьянов, управляющий партнер Речь о результатах творчества, срок охраны которых предположительно не истек, но разрешение на их использование получить невозможно, поскольку неизвестен их автор или правообладатель. Предполагается, что защитой интеллектуальной собственности неизвестных авторов будут заниматься специальные аккредитованные организации. По мнению авторов законопроекта, инициатива поможет предотвратить потерю сведений об авторах и правообладателях в отношении объектов изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
Во всем мире «сиротским» произведением считается то, чей правообладатель не идентифицирован. Либо он известен, но непонятно, как с ним связаться. В российском же законопроекте дополнительно указали, что не установлено имя автора или правообладателя. Но мы прекрасно знаем, что есть народное творчество и право на анонимное использование произведения. Более того, есть много авторов, которые известны под псевдонимом. И их агенты не знают их настоящих имен. Получается скользкая ситуация.
Один из вопросов в сфере IP, вокруг которого не утихают дискуссии, — это использование произведений, созданных нейросетью. Об особенностях защиты прав авторов таких объектов рассказала Екатерина Баранахина, патентный поверенный РФ, старший юрист центра по защите интеллектуальной собственности группы «Черкизово». Есть мнение, что автором должен быть искусственный интеллект. Но в соответствии с Гражданским кодексом им может быть только гражданин. При этом международная практика знает и другие подходы к результатам интеллектуальной деятельности (РИД), сгенерированным нейросетями. Баранахина рассказала: основатель IT-компании Imagination Engines Стивен Талер, который владеет ИИ Dabus, добился, чтобы патентное ведомство ЮАР признало программу изобретателем. С точки зрения эксперта, надо уходить от концепции, что ИИ — это автор. Здесь, заметила эксперт, возникает вопрос: чей интерес мы защищаем, давая права ИИ? Выгода от этого есть у разработчиков или пользователей, а не у нейросети. Баранахина полагает, что в части прав на произведения, сгенерированные нейросетью, не нужен автор. Требуется только правообладатель.
Об особенностях урегулирования прав на использование РИД и моделях их коммерциализации рассказала Анна Гращенкова, директор единого отраслевого центра интеллектуальной собственности «Агат». При решении вопроса о коммерциализации надо учитывать некоторые факторы, отметила эксперт. В их числе средний уровень рентабельности, перечень ключевых продуктов, план реализации новых решений и другие. При правильной коммерциализации можно получить хорошие финансовые результаты, подчеркнула Гращенкова. Это дополнительная выручка от использования нематериальных активов, увеличение свободного денежного потока, экономия по налогу на прибыль и допдоход в бюджет корпорации в виде дивидендов.
Экономические вопросы в IP-спорах
На конференции подняли проблему определения размера вознаграждения за создание и использование РИД. В Постановлении от 24.03.2023 № 10-П. Конституционный суд защитил права изобретателей на вознаграждение за личный вклад в совершенное открытие. Он подтвердил принципы соразмерности и справедливости, а еще необходимость учитывать вклад работника в служебные произведения. КС указал, что суд может уменьшить его размер, если работодатель не использует РИД. В ситуации, когда в создании участвовало несколько сотрудников, сложно понять, какое из технических решений внесло больший вклад, говорит Мария Богомолова, руководитель направления интеллектуальной собственности «Сибур». По мнению эксперта, автором однозначно можно признать сотрудника, который предложил новый признак. Но только если он дает качественный (технический) результат, который ранее похожие продукты или устройства не давали. Или если специалист предложил развитие нового признака.
Фиксация IP-прав в отношениях с сотрудниками и подрядчиками играет важную роль при продаже активов. О специфике оформления прав на РИД в контексте M&A сделок говорил Евгений Чернявский, партнер корпоративной и M&A практики «Восход». Эксперт рассказал о предпродажных комплексных проверках. Их проводят перед заключением сделок. Они направлены на то, чтобы выявить все риски оформления IP-прав.
Проверочная команда смотрит на такие детали, как трудовые и подрядные договоры с разработчиками, акты приема-передачи.
О возмещении расходов, понесенных при рассмотрении дела в рамках административного оспаривания, рассказала Светлана Дубровина, начальник отдела интеллектуальной собственности РУСТ. Эксперт обратила внимание на дело «Форэс» и «Ники-Петротэк». Первая попыталась оспорить выдачу патента второй компании. Роспатент, а затем и Суд по интеллектуальным правам встали на сторону последней. При этом взыскать расходы за рассмотрение спора в Роспатенте «Ника-Петротэк» не смогла: закон этого не предполагает (дело № СИП-639/2019). КС предписал изменить эти нормы. В итоге разработали новеллу о возмещении расходов, которые сторона понесла при рассмотрении спора в Палате по патентным спорам в рамках специального административного оспаривания. Согласно законопроекту, расходы стороны спора, связанные с соблюдением досудебного порядка, возмещаются проигравшей стороной. К таким расходам отнесут патентные и иные пошлины, выплаты экспертам, специалистам и переводчикам, расходы на оплату в разумных пределах услуг патентных поверенных, адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь. Сейчас инициатива проходит второе чтение в Госдуме.
С продавца контрафактного товара правообладатель может потребовать возмещения убытков или взыскать компенсацию. В первом случае он должен доказать наличие полного состава правонарушения: противоправное поведение лица, причинение убытков и их размер. Поэтому часто суды отказывают в их присуждении, отметил Роман Ларшин, руководитель юридического отдела А потому истцу намного проще получить компенсацию. Эксперт рассказал об успешных примерах таких споров. Так, в деле № А40-210216/2020 с фирмы «Здоровье» в пользу «Курортмедсервиса» взыскали компенсацию в размере 21,5 млн руб.
О практике компенсаций за незаконное использование товарного знака рассказал Максим Волков, заместитель руководителя практики разрешения споров Волков отметил, что в судебной практике США есть доктрина: если правообладатель знает о нарушителе, но не принимает каких-либо мер, а потом заявляет огромную компенсацию, это считается злоупотреблением правом. Такой подход начинают воспринимать и российские суды. Пример тому — дело № А40-83721/2022. Там предприниматель хотела взыскать 83,2 млн руб. за незаконное использование товарного знака. Но суды отказали в иске. В действиях истца заподозрили злоупотребление правом: она заявила необоснованно высокий размер компенсации. Бизнесмен знала, что ответчик уже давно использует ее бренд.
На значимых IP-спорах в сфере фармацевтики подробно остановился Борис Малахов, партнер, руководитель практики интеллектуальной собственности Одно из таких дел — № А40-15196/2022. Оно касается нарушения патента. Кейс интересен тем, что следование санкционному режиму, регистрация в недружественном государстве не влияют на судебную защиту патента, отметил эксперт. «В деле ситуация дошла до предела, поскольку ответчик утверждал, что истец — из недружественного государства. Правообладатель же настаивал, что ответчик тоже дочернее предприятие из недружественной страны. Они спорили, кто из них более недружественный. В итоге суд наказал обоих: компенсацию взыскали, но в меньшем размере», — рассказал Малахов.
Практические нюансы в регистрации товарных знаков
Бренд регистрируют для разных товаров и услуг. При оформлении проблемы могут возникнуть только с частью из них. В таком случае эту группу товаров можно выделить в другую заявку. Об этом механизме говорил Николай Медведев, старший юрист, патентный поверенный За рубежом в отдельную заявку выделяют непроблемные товары, чтобы поскорее зарегистрировать бренд и начать его использовать, объяснил эксперт. В отношении проблемных же товаров проводится экспертиза. В России все наоборот и сперва выделяются проблемные товары. В большинстве случаев это используют, чтобы затянуть делопроизводство по заявке в отношении этой продукции, рассказал Медведев. Так получается выиграть время на борьбу с противопоставленными брендами.
Если товарный знак имеет описательный характер, то в его регистрации могут отказать. Речь о ситуациях, когда обозначение раскрывает информацию о виде товара или услуги либо о самом изготовителе. О таких случаях рассказала Алина Гречихина, патентный поверенный Так, Роспатент отказал в регистрации знака Kia Connect. Ведомство признало элемент connect неохраняемым. Палата по патентным спорам, которая рассмотрела жалобу на это решение службы, оказалась другого мнения. Бренд зарегистрировали, но из него исключили последнюю фразу. Коллегия учла, что элемент connect описательный для заявленных услуг.
В целом описательные обозначения могут быть зарегистрированы, если есть возможность доказать приобретенную отличительную способность. Но возникает вопрос, как эти обозначения можно будет охранять в дальнейшем.
Подходы Роспатента и Суда по интеллектуальным правам к понятию общественного товарного знака различаются. Об этом рассказал Вадим Нюняев, преподаватель СПбГЭУ, автор телеграм-канала о товарных знаках. Имеются в виду такие обозначения, которые стали узнаваемыми на рынке среди большого числа потребителей. По мнению Роспатента, нужно, чтобы потребитель знал компанию, которая хочет признать товарный знак общеизвестным. И воспринимал корпоративную связь между заявителем и тем, кто производит или продает. СИП уверен, что достаточно восприятия единства источника товара. То есть в понимании ведомства правообладатель важен, а с точки зрения СИП — нет.
С развитием бизнеса возникает потребность автоматизировать процессы. Не исключение и работа с зарегистрированными брендами. Об автоматизации управления жизненным циклом товарных знаков рассказала Юлия Кузнецова, начальник отдела управления интеллектуальной собственностью МТС. Эксперт рассказала, что автоматизации предшествовали увеличение числа проверяемых брендов и нейминга. Также у компании стало расти количество товарных знаков. Это связано с развитием бизнеса, объяснила Кузнецова. В итоге организация запустила автоматизированную систему комплексного управления жизненным циклом товарных знаков. Она состоит из трех модулей: нейминг, реестр и мониторинг.
Вопросы доказательств
В спорах о защите ИС для аргументации позиции можно использовать социологические опросы. О том, как эффективно применять такой инструмент, рассказала Виктория Ольхова, старший юрист Эксперт отметила, что в прошлом году СИП разработал информационную справку о том, как судам следует оценивать результаты опросов потребителей в спорах о защите торговых знаков. Там указали, что количество респондентов должно быть от 400 до 2000 человек. При этом могут быть и исключения, обратила внимание Ольхова. В частности, когда речь о сложных или об очень дорогих товарах, объяснила эксперт.
Очень часто международные арбитражи связаны с защитой прав интеллектуальной собственности. В их рамках стороны могут раскрыть друг перед другом доказательства, например, в электронном виде, рассказал Олег Безик, заместитель директора группы по оказанию услуг в области кибербезопасности, руководитель направления eDiscovery и Digital Forensics По его словам, работа с такими данными начинается с определения источников и заканчивается передачей в суд.
Безик рассказал об этапах раскрытия доказательств в цифровом виде:
- определение источников данных (базы данных корпоративных систем, электронные документы в формате .doc, .pdf, .xls, переписка в электронной почте или мессенджерах);
- защита данных от удаления, изменения или перемещения;
- сбор данных;
- обработка информации;
- поиск релевантных сведений, проверка корректности поиска, редактирование конфиденциальных данных;
- подготовка к передаче в суд.
Бывает достаточно сложно защитить сведения от удаления или изменения, отмечает Безик. Эксперт порекомендовал письменно оповестить сотрудников о том, чтобы они не удаляли и не изменяли потенциально релевантные данные с помощью официального уведомления (legal hold notice).