ПРАВО.ru
Практика
10 марта 2023, 10:50

ВС запретил взыскивать цену брендовых вещей с продавца контрафакта

ВС запретил взыскивать цену брендовых вещей с продавца контрафакта
Dior и Chanel потребовали взыскать с предпринимателя, который продавал подделки, полную стоимость брендовых аксессуаров. Истцы посчитали, что так можно возместить их упущенную выгоду. Три инстанции с этим согласились, но не Верховный суд. СКЭС объяснила: стороны работают на разных рынках, значит, неполученный доход истцов нельзя рассчитывать от стоимости оригинальных товаров. Юристы говорят, что такой подход ВС заставит правообладателей обосновывать свои убытки более детально.

В 2018 году сотрудники отдела МВД при осмотре пятигорского магазина «Океан подарков» выявили, что предпринимательница Ольга Прудникова продавала солнцезащитные очки с эмблемами брендов Dior и Chanel. Всего у нее нашли шесть товаров якобы известных французских компаний. В итоге по иску властей АС Ставропольского края привлек ее к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»). Прудниковой вынесли предупреждение, а заодно ее обязали передать аксессуары в местный отдел МВД, чтобы там их уничтожили. Она попыталась обжаловать это решение в апелляции, но безуспешно (дело № А63-3402/2019).

Плюсы и минусы ноу-хау: когда выгодно вводить секрет производства

В 2021-м Christian Dior Couture S.A. и Chanel SARL захотели взыскать с Прудниковой упущенную выгоду — убытки, которые они понесли, когда предприниматель торговала подделками. Они отметили, что ответчик использовала товарные знаки модных домов без их согласия. Организации требовали взыскать с женщины 125 500 руб.: 75 500 руб. в пользу Dior и 50 000 руб. — Chanel. При расчетах компании учитывали стоимость оригинальных очков на момент изъятия контрафакта. Подобный оригинальный товар Chanel стоил 25 000 руб. за штуку, а у Прудниковой обнаружили две подделки. Цена аксессуара в Dior — 18 875 руб., среди контрафакта было четыре единицы. Истцы отметили: поскольку часть потребителей покупала товары у ИП, упал спрос на оригинальный товар, а репутации брендов нанесли ущерб.

Прудникова возражала, что компании не направляли ей претензии. Еще она просила снизить выплату до 10 000 руб., в том числе из-за низкой стоимости контрафакта (цена поддельных очков в актах не указана. — Прим. ред.)

Взыскать ущерб за контрафакт

Три инстанции удовлетворили иск компаний (дело № А63-6499/2021). Суды указали, что истцы посчитали убытки по принципу, когда одна единица контрафактной продукции вытесняет с рынка единицу оригинальной. И пришли к выводу: раз правообладатели несут убытки из-за снижения спроса, нужно взыскать с предпринимателя запрашиваемую сумму.

Прудникова обжаловала акты нижестоящих инстанций в Верховном суде. По ее мнению, взысканная сумма неразумна и несправедлива. Суды не учли, что контрафакт уничтожили. Еще она отметила: в деле не доказали связь между введением реплик в оборот и тем, что правообладатели не получили доход от продажи оригинальных очков. 

На заседании в экономколлегии юрист, защищавший французские бренды, возражал: уничтожение контрафакта не говорит о том, что нет убытков. Он объяснил, что правообладатель продает свою продукцию предпринимателю, а конечного покупателя при таком раскладе в расчет не берут. Прудникова не заплатила за пользование чужими товарными знаками, и в этом заключается упущенная выгода. Подробнее о том, как прошло заседание по делу, можно прочитать в репортаже «ВС разбирался, как считать убытки при продаже контрафакта».

Вне конкуренции

ВС отменил акты нижестоящих судов и отправил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Истец должен доказать, что нарушение ответчика — единственное препятствие, из-за которого он не получил упущенную выгоду, отметила экономколлегия. В этом деле компании указали, что предпринимательница продавала контрафактные очки с эмблемами их брендов. Они не получили деньги, которые могли бы заработать, продав оригинальный товар. Суды не исследовали сходства и различия подделок и оригинала, чтобы определить, действительно ли покупатели думали, что приобретают оригинальные товары известных брендов. То есть суды не проверили, мог ли правообладатель недополучить доход из-за того, что Прудникова продавала контрафакт. 

ВС не согласился с расчетом истцов, которые требовали возместить полную стоимость брендовых аксессуаров. Чтобы оценить упущенную выгоду правообладателя, судам следует рассчитать его неполученный доход, отметила СКЭС. При этом важно учесть, что он не будет в прямой зависимости от того, сколько подделок продали. То есть этот неполученный доход нельзя высчитать, умножив количество проданных реплик на цену оригинального товара, объяснили судьи. Ведь стороны не конкурируют на одном и том же рынке. 

«Нарушитель создает очевидно неоригинальные контрафактные товары престижных брендов и продает их совершенно иному классу потребителей, чем те, кто покупает подлинное изделие», — указала экономколлегия в определении.

Еще СКЭС отметила: даже со вступившим в силу актом по делу, где предпринимательнице вынесли предупреждение за административное нарушение, истцы обязаны доказать обстоятельства, из-за которых по закону можно взыскать упущенную выгоду.

Убытки vs компенсация

Правообладатель товарного знака за нарушение прав может требовать возместить убытки по ст. 1252 ГК о защите исключительных прав или выплатить ему компенсацию по ст. 1515 ГК об ответственности за незаконное использование товарного знака. Владислав Рябов, старший юрист практики интеллектуальной собственности Lidings Lidings Федеральный рейтинг. группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры: mid market) группа Защита персональных данных группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Природные ресурсы/Энергетика группа Транспортное право группа Трудовое и миграционное право группа Антимонопольное право группа Банкротство (споры mid market) группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Налоговое консультирование и споры (консультирование) группа Санкционное право 6место По выручке на юриста 16место По выручке 23место По количеству юристов , объясняет: разница между этими способами — в стандарте доказывания. Чтобы взыскать компенсацию, правообладатель обязан обосновать только сам факт нарушения. При этом он освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков, акцентирует внимание эксперт. Когда же возмещают убытки, правообладатель должен доказать не только, что его исключительные права нарушили, но и что ему причинили убытки, их размер, причинно-следственную связь между нарушением и убытками.

По подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК правообладатель товарного знака может требовать взыскать с нарушителя компенсацию в двойном размере стоимости введенных в оборот спорных продуктов. Это даже более серьезная мера ответственности, чем возмещение убытков, говорит Рябов.

В большинстве случаев правообладатели товарных знаков идут по более простому пути. Они требуют взыскать компенсацию вместо убытков. Если они знают количество спорных товаров, введенных нарушителем в оборот, то им просто выгоднее требовать взыскать с него компенсацию в двойном размере стоимости введенных в оборот товаров, чем требовать возместить убытки.

Владислав Рябов

Если бы истец потребовал взыскать компенсацию стоимости контрафактных очков, то те обстоятельства, на которые обратил внимание ВС — понес ли истец убытки и их размер, — не имели бы значения для установления размера компенсации, полагает Рябов. «На мой взгляд, ошибка истца в данном деле заключалась в выборе способа защиты: компенсация, очевидно, более эффективный механизм», — считает эксперт.

При этом, хотя выиграть такой спор реальнее, с финансовой точки зрения выбирать компенсацию вместо убытков, вероятно, менее выгодно. Даже двойная стоимость проданной реплики, как правило, будет ниже стоимости одного продукта популярного бренда. На заседании в ВС юрист компаний объяснил: они выбрали механизм возмещения убытков, так как опасались, что суд снизит размер запрашиваемой компенсации.

В практике есть примеры, где упущенную выгоду в подобных случаях рассчитывали через стоимость оригинальных товаров, говорит Эльвира Хасанова, адвокат Delcredere Delcredere Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Санкционное право группа Антимонопольное право группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Финансовое/Банковское право группа Частный капитал Профайл компании Например, в делах № А75-7224/2020, № А32-15898/2021. Среди истцов в этих делах есть правообладатель товарного знака Chanel. Эксперт обращает внимание на позицию судов: если бы не нарушали исключительные права на товарные знаки, правообладатели могли бы получить доход. ВС же в деле Прудниковой не согласился с тем, что упущенную выгоду рассчитали верно и справедливо.

ВС указывает: недостаточно формального довода, что одна единица контрафактной продукции вытесняет с рынка один оригинальный товар. Убытки необходимо обосновывать более детально, с учетом реальных рыночных условий продажи товаров. Это определение может поменять практику в сторону повышения стандарта доказывания для правообладателей.

Эльвира Хасанова

Похожая ситуация была в деле № А33-28129/2021, рассказывает Денис Кудрявцев, юрист BFL | PATENTUS BFL | PATENTUS Федеральный рейтинг. группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) Там правообладатель тоже требовал взыскать убытки. Первая инстанция удовлетворила иск и пришла к выводу, что одна единица контрафактной продукции вытесняет с рынка одну единицу оригинальной продукции. Дело дошло до Суда по интеллектуальным правам. Он указал на неправильность вывода первой инстанции о таком вытеснении и вернули дело на новое рассмотрение. На втором круге требование о возмещении убытков заменили на требование о выплате компенсации. В итоге иск снова удовлетворили. Сейчас дело находится в апелляции. «Правообладателям будет труднее защищаться через институт убытков. Чаще станут использовать механизмы взыскания компенсации, которая альтернативна убыткам», — делится мнением Кудрявцев. 

Антон Банковский, партнер, глава практики интеллектуальной собственности SEAMLESS Legal (SL Legal) SEAMLESS Legal (SL Legal) Федеральный рейтинг. группа Защита персональных данных группа Страховое право группа Экологическое право группа Антимонопольное право группа Арбитражное судопроизводство (корпоративные споры) группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры: mid market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (валютное регулирование) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Недвижимость, земля, строительство (консультирование) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Трудовое и миграционное право группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Цифровая экономика группа Международный арбитраж группа Частный капитал группа Налоговое консультирование и споры (консультирование) 4место По выручке на юриста 9место По выручке 18место По количеству юристов , полагает, что правообладатели постараются или рассчитывать убытки в другой форме, или будут требовать вместо них компенсации. А это уже давно общепринятая практика, отмечает эксперт.

О том, как это определение могут использовать недобросовестные участники оборота, рассуждает Екатерина Тиллинг, партнер, адвокат, глава IP- и IT-практики BIRCH LEGAL BIRCH LEGAL Федеральный рейтинг. группа АПК и сельское хозяйство группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Трудовое и миграционное право группа Фармацевтика и здравоохранение (медицина и здравоохранение) группа Экологическое право группа Антимонопольное право группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Защита персональных данных группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Налоговое консультирование и споры (консультирование) группа Недвижимость, земля, строительство (консультирование) группа Природные ресурсы/Энергетика группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Санкционное право группа Финансовое/Банковское право Профайл компании С ее точки зрения, ВС применил лояльный подход к размеру гражданско-правовой ответственности для ИП, который распространял контрафактную продукцию и нарушил исключительные права на товарные знаки.

Такой подход нарушители могут воспринять как некий инструмент, который позволит им если не избежать ответственности за правонарушение, то свести ее к минимуму.

Екатерина Тиллинг

Иначе говоря, может снизиться значимость института исключительных прав и его незыблемость, опасается эксперт.