Обстоятельства спора о незаконном использовании товарного знака
Товарный знак «Три шоколада» зарегистрирован компанией «Хлебпром» в 2018 году для различных кондитерских изделий. В конце 2020 года «Хлебпром» обнаружил, что «Фили-Бейкер» использует обозначение на своем сайте, предлагая к продаже торт с таким названием (одновременно маркируя товар собственным товарным знаком Pancho Factory) и обратился в суд (дело № А40-299422/2023).
Суд первой инстанции в иске отказал, отметив, что товарный знак использовался исключительно в информационных целях, а не для индивидуализации товаров. Смешение товаров конкурентов тем более невозможно, что ответчик разместил рядом со спорным обозначением собственный товарный знак. Обозначение выступает названием вида тортов (как и «Наполеон», «Прага») и известно потребителям в таком качестве.
Суд апелляционной инстанции с такими выводами согласился, отметив, что предоставление обозначению правовой охраны не исключает его общеупотребительность. Суд по интеллектуальным правам согласился с доводами нижестоящих судов. По его мнению, нельзя признать нарушением права на товарный знак использование обозначения для информирования потребителей о конкретном виде кондитерского изделия. Подтвердился и довод об отсутствии смешения товаров из-за простого упоминания обозначения.
Обстоятельства спора о прекращении правовой охраны товарного знака
«Фили-Бейкер» в мае 2023 года обратился в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку «Три шоколада». По мнению компании, обозначение воспринимается специалистами и потребителями в качестве видового названия торта, до даты приоритета товарного знака использовалось в качестве названия торта различными производителями. В подтверждение были представлены и данные социологических опросов.
Роспатент в удовлетворении заявления отказал, отметив, что заявитель представил незначительный объем доказательств в подтверждение вывода о повсеместности использования обозначения «Три шоколада» в исследуемый период. Применительно к социологическому опросу Роспатент отметил, что его данные должны подтверждать ретроспективный факт — превращение обозначения «Три шоколада» в видовое наименование товара ранее даты приоритета товарного знака. В связи с этим административный орган исходил из того, что данные опросов демонстрируют лишь появление у некоторых потребителей ассоциативных связей с конкретным видом изделия. Но достаточных оснований для вывода об отсутствии различительной способности у обозначения «Три шоколада» на дату приоритета не имеется.
«Фили-Бейкер» оспорил отказ Роспатента в Суде по интеллектуальным правам, который, в свою очередь, отказал в удовлетворении заявления компании (дело № СИП-334/2025). СИП отметил, что часть представленных в Роспатент материалов относилась к периоду после даты приоритета товарного знака или вовсе не содержала дат, такие материалы не могли подтверждать обстоятельства вхождения обозначения «Три шоколада» на 16 февраля 2018 года во всеобщее употребление. На представленных скриншотах страниц сайтов магазинов и кондитерских нет сведений об объеме реализованных товаров, количестве посетителей сайта и отзывах потребителей либо количество отзывов незначительно. Представленные сведения о книгах, в которых упоминается торт «Три шоколада», также не подтверждают доводы заявителя, поскольку у них небольшие тиражи.
К результатам соцопросов суд тоже отнесся скептически, согласившись с мнением Роспатента о том, что полученные значения незначительны для подтверждения общеизвестности. Обозначение имеет средний уровень узнаваемости среди потребителей и специалистов.
Был отклонен и довод заявителя о том, что действия «Хлебпрома» по регистрации товарного знака представляют собой акт недобросовестной конкуренции.
Взгляд со стороны
Практика признания использования товарного знака в общеупотребительном значении законным использованием уже имела место. Так, еще в 2009 году ВАС не усмотрел нарушения в использовании обозначения в текстовом материале, размещенном на сайте ответчика: словесный элемент использовался для обозначения типа оборудования (дело № А45-15761/2008-8/270). Впоследствии позицию обобщили в Постановлении Пленума ВС от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса».
В таком случае, как справедливо Алексейчук А. Свободное использование товарного знака // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. — 2020. — № 12. — С. 53–59.
Представляется, что грань между использованием с описательной целью и незаконным использованием может быть весьма тонкой. Стоит заметить, что определенную роль в деле «Трех шоколадов» сыграли и обстоятельства размещения обозначения: на одной странице с собственным товарным знаком ответчика — на это в числе прочего обратил внимание суд, сформулировавший вывод об отсутствии опасности смешения. Возможно, прийти к однозначному мнению без такого обстоятельства было бы сложнее: все же обозначение использовалось именно в контексте реализации однородного товара.
Несмотря на взаимосвязанность дел о нарушении и о прекращении правовой охраны, вывод по первому из них не может предопределить вывод по второму. Сама по себе возможность использования некоторого обозначения с описательной целью не означает утрату различительной способности. Другой вопрос, что, с нашей точки зрения, способность обозначения выполнять индивидуализирующую функцию явно поставлена под сомнение в деле о прекращении правовой охраны товарного знака.
