Трансформация интеллектуальной собственности
1 августа вступили в силу поправки в ст. 1360 ГК об использовании интеллектуальной собственности в целях «национальной безопасности». Это вызывает тревогу у бизнес-сообщества, рассказала партнер Патентно-адвокатского бюро Арина Ворожевич. «Изначально у государства было право использовать изобретения в целях обороны и безопасности. Теперь появилось указание на «крайнюю необходимость», а также возможность использовать патенты в случае угрозы жизни и здоровью населения», — рассказала эксперт. В основном изменения коснутся фармакологического рынка. По сути, статья представляет собой частный случай принудительной лицензии: расширяется число лиц, использующих разработку, но патент остается у прежнего правообладателя.
С практикой применения этой статьи «очень много проблем», считает Ворожевич. Она содержит абстрактные формулировки. Непонятно, кто получит право на использование разработки, неясны временные границы использования и сам механизм предоставления права. Вопрос и в очень маленькой компенсации, по сути, за появление на рынке еще одного дженерика правообладатель получит лишь 0,5% от выручки нового пользователя. Эта сумма ничего не компенсирует, отмечает эксперт.
От обсуждения уже вступивших в силу поправок перешли к предполагаемым, но очень важным изменениям. Роспатент не публикует заявки на промышленные образцы, и непонятно, против чего подавать оппозицию (по сути, возражения против регистрации. — прим. ред.), рассказал Сергей Зуйков, управляющий партнер ЮК . «Сведения о заявках мы начнем публиковать после того, как будет введена предрегистрационная оппозиция. В рамках реализации инициативы по ее введению начнется публикация заявки, иначе нельзя будет возразить», — пообещал Дмитрий Травников, начальник Управления организации предоставления государственных услуг Роспатента.
А пока российское патентное ведомство процедуры оппозиции не предусматривает, можно обратиться в Евразийское патентное ведомство, посоветовал Зуйков. Такая заявка имеет и другие преимущества. Так, охрана предоставляется сразу в пяти государствах: помимо России, это Армения, Казахстан, Беларусь и Киргизия. А одна заявка может содержать от одного до ста вариантов изделий.
Можно собрать все бутылки, все светильники, главное, чтобы все они относились к одному классу Международной классификации промышленных образцов (МКПО).
Но главное преимущество — экспертиза проходит в упрощенном виде. Новизна и оригинальность оценивается только в случае, если подана оппозиция. В остальных случаях просто выдается патент, и его можно оспорить. В национальной патентной системе этапа экспертизы не избежать, объяснил Зуйков. В то же время есть и «большая проблема» с тем, чтобы узнать о поданной конкурентом заявке. «Мне не известна ни одна компания, которая автоматизированно отслеживает промышленные образцы по изображениям. По словесным описаниям все просто», — рассказал эксперт. Поэтому отслеживать заявки нужно в ручном режиме.
Практика для защиты
Во всем, что касается защиты интеллектуальных прав, в последнее время намечается тенденция ослабить, ущемить правообладателей, уверен Роман Лукьянов, управляющий партнер . «Никакой стабильности. Судебная практика последние пять лет находится в состоянии перманентной турбулентности. Как с этим работать, непонятно, но у нас нет выбора».
Он рассказал о деле № А48-7579/2019, в котором спор возник по факту продажи одного датчика дроссельной заслонки, маркированного товарным знаком истца. Заявитель посчитал компенсацию исходя из двойной стоимости лицензии — 180 000 руб. Первая инстанция взыскала с ответчика 10 000 руб., а вышестоящие инстанции удовлетворили иск полностью.
Верховный суд нашел «изящный» и «формально верный» способ изменить эту ситуацию: необходимо учитывать обстоятельства нарушения и условия лицензионного договора. ВС предложил список из критериев для оценки нарушения: срок действия лицензионного договора, объем представленного права, способы использования права по договору и способ допущенного нарушения и ряд других.
Стоимость лицензии не равна стоимости права использования. В лицензии могут быть предусмотрены самые разные способы использования, и не все из них ответчик нарушает.
Таким образом, суд при рассмотрении такого спора может определить другую стоимость права использования товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и назначить другую сумму компенсации.
Есть большой плюс в том, что двойная стоимость лицензии — это формула, которая в значительной части основана на лицензионной сделке. Можно прописать в сделке что-то очень выгодное для себя. Например, можно указать, что стоимость лицензии остается неизменной вне зависимости от того, в каком объеме она была использована. А еще зафиксировать цену лицензии на случай досрочного ее прекращения. Все это поможет защитить свои права в суде.
В продолжение этой темы ведущий юрист Дарья Гжимек рассказала о споре «Кванта» и «Сенсора» (дело № А34-5780/2012). В этом деле ВС подтвердил, что сам по себе факт несения истцом затрат для производства продукции не имеет правового значения, указали судьи. Нужны доказательства, что при «обычных условиях гражданского оборота» истец получил бы прибыль в заявленном размере.
В патентных делах убытки могут быть очень большими, но доказывать их может быть сложно. Суды, как правило, снижают компенсацию по своему усмотрению.
Маркетплейсы и радуга
Поговорили и о более «приземленных» судебных спорах. В нашу жизнь прочно вошли разнообразные маркетплейсы, вроде Wildberries или Ozon. Такие площадки не являются участниками цепочки между поставщиком и потребителем, они не размещают его предложение к продаже, а лишь предоставляют место для размещения информации. По словам Елены Изотовой, советника ЮФ , суды в спорах с такими площадками обращают внимание на роль при размещении товаров к продаже, оценивают наличие гарантий от продавца и изучают полученное маркетплейсом вознаграждение и действия после получения претензии. «Для устранения нарушения правообладатель может направить маркетплейсу как информационному посреднику обоснованную претензию. Но ответственность за нарушение несет именно продавец товара», — отметила юрист, которая проанализировала судебную практику по подобным спорам.
Старший партнер Максим Лабзин раскритиковал Роспатент, который иногда пытается защитить чужие права при регистрации товарного знака. «Все нормы по защите прав могут применяться только при обращении правообладателя — заинтересованного лица», — подчеркнул юрист. Роспатент не должен защищать частный интерес по собственной инициативе, подтвердил и Суд по интеллектуальным правам в деле № СИП-577/2020. Ведь для таких споров нужна доказательная база, а сама процедура должна быть состязательной.
Анна Молчанова, руководитель практики интеллектуальной собственности , рассказала о случае, когда предприниматель попытался запретить всем, кроме него, использовать радугу. Это хороший пример неохраняемых элементов товарного знака, которые нельзя защитить. Чтобы добиться охраны товарных знаков с неохраняемыми элементами, нужно постараться и придумать оригинальный логотип. Например, можно защитить слово «молоко», но только в составе конкретного логотипа. Если кто-то другой напишет на своем логотипе молоко, подать иск к такому правообладателю будет нельзя.
Судебная практика поможет не только в защите своих прав, но и при проверке контрагента, у которого вы собираетесь покупать исключительные права, например лицензию. Как это сделать, рассказал Антон Пчелкин, юрист . «Должная осмотрительность не очень эффективно защищает нарушителя. Если право приобретено у ненастоящего правообладателя и было допущено нарушение, это послужит некой смягчающей мерой и поможет снизить размер компенсации», — рассказал эксперт.
Перед «покупкой» нужно проверять публичные реестры и сравнивать правообладателя с вашим контрагентом. Проанализируйте цепочку договоров, выясните, кто был правообладателем до этого. Ну и нельзя забывать о проверке полномочий представителя — смотрите на доверенность.
Недобросовестная конкуренция
Борис Малахов, партнер и руководитель практики интеллектуальной собственности , продолжил «судебную» тематику и рассказал, в каких случаях нужно обращаться в Суд по интеллектуальным правам по первой инстанции. Например, споры, где суд признает актом недобросовестной конкуренции действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку, подсудны СИП в качестве суда по первой инстанции. У такого способа есть много плюсов относительно обращения в ФАС: например, можно взыскать судебные расходы, а еще решение суда обладает очевидной преюдицией. Но при этом суд будет рассматривать спор не так детально и лишь разберется, не было ли на момент подачи заявки на регистрацию права на товарный знак конкурентных отношений между ответчиком и истцом.
Обжаловать отказ в возбуждении антимонопольного дела тоже можно в СИП, подчеркнул эксперт.
Компетенция СИП постоянно расширяется. Дело в том, что он сам ее толкует, и ему выгодно рассматривать больше дел. Но и мы в этом заинтересованы, как практики, этот суд рассматривает споры наиболее качественно.
Малахов рассказал об одном «гениальном» судебном случае. Дело № СИП-179/2019 о том, что если товарный знак действует на территории всей России, региональные управления ФАС не могут принимать решения по делам о нарушении антимонопольного законодательства. «Компетенция меняется стремительно — этим нужно пользоваться», — посоветовал юрист.
Если актом недобросовестной конкуренции признается приобретение права на товарный знак, процедуру обжалования в ФАС можно пропустить, уверен Роман Скляр, управляющий партнер ЮФ . Многие статьи о недобросовестной конкуренции имеют проекции в Гражданском кодексе, поэтому можно обратиться в суд, подтвердила Яна Склярова, замначальника Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС. К антимонопольщикам не получится обратиться и в случае, когда конкуренции нет и не может быть, например если товары продаются в разных регионах и на разных рынках.
Теперь и физические лица могут зарегистрировать на себя товарные знаки, а это может спровоцировать рост числа «патентных троллей». Одно из недавних громких решений по таким спорам — решение АСГМ, который запретил продажу более чем 60 моделей смартфонов Samsung в России (дело № А40-29590/2020). А предприниматель Азамат Ибатуллин владеет более чем 800 товарными знаками и уже выиграл в судах почти 33 млн руб.
В подходах СИП по делам о недобросовестной конкуренции нет единообразия, заявила старший партнер АБ Екатерина Ткач. По спорам с одними и теми же товарными знаками и при аналогичных обстоятельствах суд принимает противоположные решения. Например, в споре того же Ибатуллина с красноярским ООО «Торговая сеть Командор».
Как избежать штрафа за упоминание COVID-19 в рекламе товаров и услуг, рассказала Мария Самарцева, советник, . Она рассказала, что в прошлом году ФАС признала ненадлежащей рекламу «Энтеросгеля». В ролике сообщалось, что курсовой прием препарата повышает шанс переболеть COVID-19 в легкой форме. Но в инструкции никакой информации о лечении коронавируса не было. Штраф в 200 000 руб. за аналогичное нарушение получил и производитель «Арбидола».
Управление интеллектуальной собственностью
Управление интеллектуальной собственностью — серьезная задача для юристов. Если у компании сотни товарных знаков, нужно построить стройную и красивую систему, полагает старший партнер практики интеллектуальной собственности Александра Курдюмова. Так, в одной компании про некоторые товарные знаки просто забыли и не передали новому юридическому лицу. А когда поступило предложение о покупке ИС, сделка из нескольких месяцев превратилась в сделку на годы. Нужно было разобраться в юрисдикциях, собрать их на одно юрлицо и совершить множество более мелких действий.
«Небольшие ошибки могут приводить к большим финансовым потерям», — объяснила юрист. Поэтому Курдюмова советует не регистрировать множество почти одинаковых товарных знаков и не увлекаться «лишними» классами МКТУ: это дорого с точки зрения пошлин и предстоящих судебных процессов с компаниями, которые захотят использовать тот или иной товарный знак в том классе, в котором его не использует правообладатель. А еще эксперт советует автоматизировать систему учета интеллектуальной собственности.
Иногда может понадобиться «переместить» объекты IP в рамках одного холдинга. Передать можно объекты авторского права, промышленную собственность, ноу-хау и средства индивидуализации вроде товарных знаков, рассказала Ирина Резникова, старший партнер . А вот фирменное наименование и, по общему правилу, коммерческое обозначение передать нельзя. Способов это сделать — множество: это может быть и отдельный договор, и лицензия, и передача в уставный капитал. И даже трансформация в другой объект интеллектуальной собственности. Например, когда одна программа создается на базе другой.
За любыми объектами интеллектуальной собственности стоят конкретные люди. Поэтому Вера Зотова, юрист практики интеллектуальная собственность и информационные технологии , рассказала о служебных произведениях. И во времена удаленной работы служебные задания приходится направлять, например, по электронной почте или через системы вроде Trello. «Все вопросы, которые связаны с фиксацией выдачи задания и результата по нему, упрощаются», — объяснила Зотова. Но чтобы это работало как надо, нужно прописать подробный порядок в локальных актах организации.
От обсуждения покупок эксперты перешли к особенностям залога нематериальных активов. Такие сделки становятся все популярнее, рассказал Сергей Медведев, партнер ЮФ . Главное, что нужно знать о залоге, — он не «рождается» сам по себе. Должно быть основное обязательство, и оно может быть не связано с финансами. Например, это может быть обязательство создать совместное предприятие. Но заложить можно не всю интеллектуальную собственность. Коллективные знаки, НМПТ и ГУ, фирменные наименования и коммерческие обозначения, а также секретные изобретения не могут быть предметом залога.
Такая сделка должна быть обязательно заключена в письменной форме (а соглашение должно пройти государственную регистрацию) в случаях, когда ей подлежит сам результат интеллектуальной деятельности, подчеркнул эксперт. Есть и риски: предмет залога постоянно обесценивается. А еще в переходе права может отказать Роспатент. Правообладатель может в любой ситуации отказаться от своего права на товарный знак, и в таком случае у «кредитора» не останется никакой защиты.
Ну а Ксения Мелкова, директор практики IP ALTHAUS Group, рассказала о таком способе коммерциализации авторских прав, как смарт-контракты.