Во внимание должны приниматься мотивы правообладателя при его обращении за судебной защитой. Как минимум, эти обстоятельства могут иметь значение при определении размера компенсации, взыскиваемой за незаконное использование товарных знаков. Как максимум, отсутствие реального экономического интереса и недобросовестные мотивы могут свидетельствовать о злоупотреблении правом и влечь отказ в судебной защите права.
Несмотря на отсутствие кардинальных изменений в судебной практике, за последний год Верховный суд, Конституционный суд и Суд по интеллектуальным правам продолжали развивать правовые позиции, которые направлены на обеспечение баланса интересов сторон в спорах о защите исключительных прав на товарные знаки.
В опубликованном ВС в ноябре 2023 года обзоре судебной практике по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков, содержатся важные разъяснения.
В первую очередь, ВС подтвердил ранее выраженную позицию, что неиспользование товарного знака не свидетельствует о какой-либо недобросовестности или злоупотреблении правом со стороны правообладателя (п. 1 обзора).
Однако в п. 2 обзора ВС указал, что приобретение (аккумулирование) правообладателями («бренд-сквоттерами») исключительных прав только для последующего предъявления исков о взыскании компенсации без намерения использовать товарный знак для индивидуализации производимой продукции свидетельствует о злоупотреблении правом.
В этом ключе представляет интерес дело № А40-295352/2022. В указанном споре СИП оставил в силе акты судов первой и апелляционной инстанций, которые отказали в удовлетворении иска ИП Азамата Ибатуллина о защите исключительных прав на обозначения «Планета». Суды отметили значительное число аналогичных дел с участием истца и отсутствие с его стороны деятельности по реализации товаров и услуг с использованием спорного обозначения.
Развивая эту позицию, ВС обращает внимание, что при рассмотрении спора о защите исключительного права суд вправе учесть обстоятельства заключения и исполнения лицензионных договоров на товарный знак, в защиту которого предъявлен иск (п. 5 обзора). В частности, в изложенном в обзоре деле суды приняли во внимание отсутствие доказательств реализации лицензиатом товаров, маркированных защищаемым товарным знаком. В обзоре также изложен случай, когда правообладатель заключил мнимый лицензионный договор с аффилированным лицом и впоследствии ссылался на него в подтверждение экономического интереса при предъявлении иска к третьему лицу о взыскании компенсации.
Указанные разъяснения еще раз подчеркивают, что имитация нарушения со стороны правообладателя недопустима и что защите подлежит только реально нарушенное право.
При этом, если суд все-таки усматривает очевидное несоответствие действий правообладателя-истца критериям добросовестного поведения, вопрос о злоупотреблении правом нужно поставить на обсуждение сторон (п. 4 обзора).
Следует отметить, что дел, в которых правообладателям отказали в судебной защите права из-за установленных фактов злоупотребления, очень мало. Это связано с тем, что указанный вывод должен подтверждаться конкретными фактическими обстоятельствами и доказательствами применительно к каждому спору.
Таким образом, злоупотребление правом не носит повсеместного характера, на что обращает внимание ВС в п. 3 обзора. Установленное судом злоупотребление правом к одному лицу не означает, что правообладатель так же недобросовестно действует по отношению к другим ответчикам. Применительно к этому пункту заслуживает внимания постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 декабря 2023 года № С01-2279/2023 по делу № А57-34173/2022.
СИП отменил акты нижестоящих судов, отказавших правообладателю в удовлетворении иска по мотиву злоупотребления правом. Суды первой и апелляционной инстанций посчитали, что действия истца недобросовестны, поскольку иные лица начали использовать обозначение, которое охраняется товарным знаком истца, ранее его регистрации. Суды также отметили, что в рамках другого дела (№ А57-1194/2023) истцу уже отказали в иске по вышеуказанному основанию.
Однако СИП посчитал мотивы судов о злоупотреблении истцом правом необоснованными. Он указал, что оценка судом действий правообладателя в качестве злоупотребления правом по отношению к одним лицам не означает, что и по отношению к другим лицам правообладатель действует недобросовестно. С учетом изложенного дело было направлено на новое рассмотрение.
Изложенные разъяснения касались оценки поведения правообладателя при обращении за судебной защитой. За последний год в судебной практике также появились важные позиции, которые стимулируют правообладателей строже относиться к расчету компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки и представлять доказательства в обоснование ее размера. Речь идет о компенсации, рассчитанной в виде двукратной стоимости контрафактных товаров.
В деле № А45-4790/2022 ВС обратил внимание, что компенсация должна взыскиваться за контрафактный товар, который объективно существует (определение коллегии по экономическим спорам от 5 декабря 2023 года № 304-ЭС23-16844). В указанном деле правообладатель заявил исковые требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в предложении о продаже контрафактных товаров на сайте. Он произвел расчет компенсации, умножив количество доступных к заказу на сайте товаров на стоимость единицы контрафакта, и затем удвоил получившуюся сумму.
Но ВС указал, что в этом случае на сайте размещали только дизайн-макеты товара, который изготавливают после оформления заказа. Никаких доказательств, что эти контрафактные товары существовали в реальности, истец не представил. ВС пришел к выводу о неправомерности взыскания компенсации за товары, которые объективно еще не существуют, и отменил судебные акты нижестоящих судов.
Важнейшая правовая позиция, связанная со взысканием компенсации, был изложена КС в Постановлении от 14.12.2023 № 57-П, в котором признаны не соответствующими Конституции положения ст. 1252 и 1515 ГК.
В описанном в постановлении КС деле ответчик при реализации товаров использовал обозначение, сходное с товарными знаками двух правообладателей. Сначала один истец-правообладатель взыскал компенсацию в двукратном размере от стоимости партии контрафактного товара, а затем правообладатель уже иного, но сходного с товарным знаком первого правообладателя, потребовал компенсацию в двукратном размере от стоимости товара. По сути, с одного ответчика взыскали четырехкратную стоимость реализованной им партии контрафактного товара, причем еще и в пользу аффилированных лиц, обладающих исключительными правами на похожие обозначения. КС отметил несправедливость, несоразмерность и обременительность такого взыскания компенсации, отметив, что ГК не предоставляет возможности суду снизить или вовсе отказать во взыскании компенсации в случае, если ее уже взыскали за реализацию партии контрафактного товара в пользу правообладателя сходного товарного знака.
КС в постановлении поддержал применяемый в судебный практике подход, согласно которому при определении размера компенсации суды должны установить, охватывается ли единым намерением ответчика реализация контрафактной продукции.
С учетом изложенного следует сделать вывод, что правовые позиции ВС и КС и складывающаяся судебная практика направлены на соблюдение баланса интересов правообладателей и иных участников гражданского оборота.
Указанный подход уже много лет вырабатывается в отечественной судебной практике, и последние позиции ВС и КС поддерживают эту тенденцию.
Суды стремятся к тому, чтобы взыскиваемая компенсация не была чрезмерной и не приводила ответчиков к банкротству, а правообладателей — к избыточному обогащению. В очередной раз судебной практикой подчеркивается, что компенсация в большей степени становится восстановительной мерой ответственности, нежели штрафной.
При этом в судебной практике развивается позиция, что приобретение исключительного права только для предъявления требований о взыскании компенсации без намерения использовать товарный знак при реализации продукции, то есть без реального экономического интереса, — это недобросовестное поведение. Указанная позиция еще раз подтверждает, что защита исключительных прав на товарные знаки должна быть направлена на восстановление реально существующих коммерческих интересов правообладателей.
