По наблюдениям юристов, клиенты все чаще выходят на иностранные рынки, а потому приходят с запросами о защите интеллектуальной собственности за рубежом. При этом текущая политическая ситуация не так существенно отразилась на сфере интеллектуальной собственности (ИС), как на других аспектах ведения бизнеса. Так, санкции, касающиеся интеллектуальных прав, ввел только ЕС. Ими он заблокировал выход новых российских брендов на европейский рынок, но поддержание уже зарегистрированных там прав по-прежнему возможно.
Количество международных заявок на товарные знаки и патенты с момента начала СВО существенно не изменилось: в 2022 году произошел небольшой спад, но уже в 2023-м ситуация стабилизировалась. Тем не менее, сейчас российскому бизнесу тяжело работать в недружественных юрисдикциях, а потому и интеллектуальную собственность клиенты предпочитают регистрировать и поддерживать в странах, где нет санкционных ограничений.
Защита ИС за рубежом: пошаговая инструкция
▶ Шаг 1. Проведите аудит интеллектуальной собственности. Сначала важно проверить ИС, которая уже принадлежит бизнесу. В первую очередь нужно обратить внимание на наиболее коммерчески важные объекты — товарные знаки и патенты. Определите, какие объекты зарегистрированы, проверьте сроки действия их регистраций, советует Вячеслав Игумнов, юрист
▶ Шаг 2. Решите, в каких странах вы хотите получить охрану. После этого изучите особенности интересующих вас юрисдикций.
▶ Шаг 3. Поищите похожие и тождественные обозначения, зарегистрированные или заявленные на регистрацию в качестве товарных знаков в этих странах, рекомендует Антон Пчелкин, старший юрист Он советует искать и иные объекты интеллектуальной собственности, например изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Если похожие обозначения уже зарегистрированы, необходимо адаптировать свой бренд либо выбрать другое обозначение для зарубежного рынка, констатирует юрист. А если есть желание побороться за наименование, например когда правообладатель не использует товарный знак, можно пытаться досрочно прекратить регистрацию, что гарантирует международное соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).
▶ Шаг 4. Определитесь, какой способ регистрации ИС для вас приоритетнее — национальный или международный. Национальная система регистрации подразумевает подачу отдельной заявки в каждой стране. К ней прибегают, если планируется выход на конкретный рынок. При этом национальная процедура требует более высоких затрат, которые связаны с переводом материалов заявки на местный язык и легализацией доверенности, если страна не присоединилась к Гаагской конвенции, объясняет Пчелкин. В то же время это довольно быстрый способ получить охрану.
Если же планируется масштабное географическое расширение бизнеса, юрист рекомендует использовать Мадридскую систему международной регистрации товарных знаков. Система значительно упрощает подготовительные моменты, позволяет получить охрану сразу в нескольких государствах. Международная заявка подается в Роспатент, после чего ведомство самостоятельно направляет ее в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).
Статистика показывает, что российский бизнес продолжает активно регистрировать знаки через Мадридскую систему. Число заявок с 2022 года немного увеличилось.
Аналогичным образом работает система Договора о патентной кооперации (РСТ), которая применяется в патентной сфере. Еще можно использовать программу «Ускоренное патентное делопроизводство» (PPH) для более быстрого патентования в ключевых юрисдикциях, добавляет Игумнов.
▶ Шаг 5. Адаптируйте бизнес к санкционным ограничениям. Игумнов рекомендует включать в контракты с иностранными партнерами условия о запрете сублицензирования и поставок в санкционные для РФ юрисдикции. Перед заключением соглашений следует проверить, что партнеры не входят в какие-либо санкционные списки. В договорах нужно указывать применимое право и юрисдикцию споров, не связанных с Украиной или ЕС, продолжает эксперт. Он предлагает предусматривать арбитраж в Гонконге или в Дубае и избегать арбитражных институтов и судов ЕС.
▶ Шаг 6. Не забывайте поддерживать права на ИС. Проверяйте статус регистрации и их сроки, оспаривайте регистрации похожих средств индивидуализации, мониторьте нарушения на рынке с помощью контрольных закупок и привлечения частных специалистов.
Основные ошибки при ведении портфеля интеллектуальной собственности возникают по причине спешки и недостаточной подготовки, резюмирует Георгий Торчинов, юрист Иногда компании отказываются от предварительного поиска сходных товарных знаков в искомых юрисдикциях или от проведения предварительного патентного поиска, хотя это может помочь заранее скорректировать стратегию получения охраны и избежать отказов.
В случае с патентами стоит обратить внимание, что некоторые страны, например Ямайка или Исландия, могут не проводить экспертизу по существу по заявкам на изобретения. Они выдают их на основе предоставленных регистраций в странах Европейского союза или в США, получение патентов в которых сейчас для российских заявителей затруднено.
Особенности отдельных юрисдикций
Юрисдикция будет влиять на многое — от выбора наиболее выгодной системы регистрации до формулирования заявки. Акцент сместился на Восток, отмечает Торчинов. По его наблюдениям, клиентов интересуют страны Ближнего Востока, такие как ОАЭ, Катар, Бахрейн, и Юго-Восточной Азии в лице КНР, Индонезии и Вьетнама. Но есть и специфичные запросы на страны, входящие в Африканскую организацию интеллектуальной собственности, добавил Торчинов. Ниже представлены основные особенности стран, которые привлекают внимание бизнеса наиболее часто.
◉ Процедурные особенности
В охране интеллектуальной собственности в Китае действует статутный принцип: охране подлежат только те права и интересы, которые прямо предусмотрены законом, суды не могут создавать новые права для охраны, рассказала Анна Максименко, партнер
- Чтобы зарегистрировать товарный знак в Китае, нужно подать заявку напрямую в Национальное управление интеллектуальной собственности Китая (CNIPA) или пойти по пути международной регистрации через Мадридскую систему.
- Применительно к патентам можно подать заявку на регистрацию напрямую в CNIPA или воспользоваться РСТ. Обратите внимание, что в Китае действует принцип приоритета, то есть дата подачи заявки определяет первоочередное право на патент. Для прямой подачи заявки на товарный знак или патент требуется участие китайской юридической фирмы или агентства.
◉ Проблемы
В Китае есть проблема кражи товарных знаков. В дальнейшем их предлагают на продажу законным правообладателям, которые еще не успели их зарегистрировать в Китае, предупреждает Максименко. Так, «Балтике» пришлось обратиться в Пекинский суд по правам интеллектуальной собственности, чтобы отменить регистрацию похожего товарного знака Kuyadom.
Всего Максименко выделила два способа защиты прав на ИС, не связанных с уголовным преследованием нарушителя.
- Гражданское судебное разбирательство. В Китае достаточно сложная судебная система. Так, в Верховном народном суде, высоком и среднем народных судах рассматриваются дела о патентах, коммерческой тайне, общеизвестных товарных знаках и монополиях. В нижестоящем народном суде изучают жалобы, связанные с авторским правом, товарными знаками и общей недобросовестной конкуренцией. В Китае действуют специализированные суды по интеллектуальной собственности и даже интернет-суды.
- Административная жалоба. Максименко уточняет, что административных органов тоже много, например CNIPA, Бюро товарных знаков, Национальное управление по авторским правам Китая, Национальное управление промышленности и торговли и другие. Административное разбирательство предоставляет возможность достичь урегулирования через медиацию или подать иск в народный суд для взыскания компенсации.
При этом нужно иметь в виду, что в Китае придется столкнуться с бюрократией как при регистрации интеллектуальной собственности, так и при ее защите.
Чтобы защитить свою интеллектуальную собственность в Китае, необходимо должным образом зарегистрировать ее там. Если планируется совместный бизнес с китайскими партнерами, нужно определить обязательства и права каждого участника в отношении интеллектуальной собственности.
◉ Процедурные особенности
С 2021 года ОАЭ участвуют в Мадридской системе международной регистрации товарных знаков, поэтому теперь там тоже доступна международная система регистрации.
Некоторые зоны свободной торговли в ОАЭ, например в Дубае и Абу-Даби, предлагают упрощенные процедуры для регистрации и охраны интеллектуальной собственности. Это выгодно для международных брендов.
В ОАЭ действует моноклассовая система регистрации товарных знаков. Это означает, что для каждого класса МКТУ будет регистрироваться отдельный товарный знак: сколько классов — столько товарных знаков, подчеркивает Иван Кайсаров, руководитель практики IP Это влияет на стоимость: пошлина за каждый класс в ОАЭ и, соответственно, каждый товарный знак составляет около $1800. Со 2 января 2022 года появилась возможность подачи многоклассовых заявок, уточнила Синицына. Но Министерство экономики ОАЭ еще не выпустило подробных руководств и не установило официальные пошлины для многоклассовых заявок.
Важно обстоятельно подходить к классам МКТУ и выбирать наиболее релевантные, советует юрист. Еще юрисдикция чувствительна к социально-культурным аспектам: могут отказывать в регистрации обозначений, связанных с интимной темой, алкоголем, азартными играми, религией.
Будет нелишним провести проверку не только на сходство с ранее зарегистрированными обозначениями, но и на соответствие публичному порядку и нормам морали.
◉ Проблемы
- В ОАЭ не принимают апостиль. В случае подачи заявки по национальной системе российской компании нужна нотариально удостоверенная и консульски легализованная доверенность, что требует денег и времени. Кайсаров выделяет эту особенность как существенную проблему регистрации по национальной процедуре, на фоне которой выигрывает международный способ.
- Регистрировать товарный знак в ОАЭ дорого.
- Не всегда формализованы правила и их различное применение в разных эмиратах и даже муниципалитетах.
◉ Процедурные особенности
Когда речь идет об интеллектуальной собственности в евразийском пространстве, то подразумеваются страны, которые подписали Евразийскую патентную конвенцию (ЕАПК). Это все участники ЕАЭС, Азербайджан, Туркменистан и Таджикистан. ЕАПК позволяет получить единый евразийский патент, действующий на территории всех перечисленных стран, разъясняет Виктор Лисовенко, соуправляющий партнер
Для этого нужно подать заявку на евразийский патент в Евразийское патентное ведомство, которое проведет экспертизу и примет решение о выдаче патента. При этом лица, обладающие статусом евразийского патентного поверенного, имеют право представлять любое лицо в ведомство.Таким образом, заключает Лисовенко, заявитель может существенно сэкономить деньги и время, ведь ему не придется подавать отдельную заявку в каждой стране. Для товарных знаков такая возможность пока не предусмотрена.
Евразийское патентное законодательство имеет множество юридических нюансов, а поэтому всем компаниям настоятельно рекомендуется нанимать в качестве представителей евразийских патентных поверенных.
◉ Проблемы
Лисовенко обращает внимание, что сейчас в законе есть коллизия, которая касается уплаты пошлин на поддержание евразийского патента. Роспатент относительно недавно ввел новую процедуру уплаты пошлин за поддержание патента в силе: с 2025 года в течение первых пяти лет уплачивается единая патентная пошлина в размере 10 000 руб.
Вместе с тем, согласно евразийскому законодательству, пошлина за поддержание патента в силе уплачивается на ежегодной основе в Евразийское патентное ведомство. Таким образом, существует правовая коллизия и возникает вопрос, следует ли уплачивать пошлину за поддержание евразийского патента на территории РФ в силе сразу за первые пять лет действия патента. Юрист советует делать это для избежания риска прекращения действия евразийского патента на территории России.
◉ Процедурные особенности
Одна из особенностей США — децентрализованное регулирование. Патенты и товарные знаки относятся к компетенции Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO), авторские права — Бюро по охране авторских прав Библиотеки конгресса США (U.S. Copyright Office). Это федеральные ведомства. Можно зарегистрировать товарный знак в конкретном штате, тогда охранять его будут только на его территории. Процедуры регистрации товарных знаков на уровне штатов могут быть быстрее и проще, замечает Алексей Дарков, советник, руководитель практики интеллектуальной собственности, адвокат
Он предупреждает, что третьи лица могут подать возражения еще до того, как знак будет зарегистрирован (в то время как в России возражения подают в Палату по патентным спорам Роспатента только после регистрации). Рассматривать их будет апелляционный орган при USPTO.
Российский бизнес может испытывать трудности с регистрацией товарных знаков в США по национальной процедуре в связи с риском отказа американских патентных поверенных от сотрудничества. С 2019 года их участие в процедуре регистрации в USPTO обязательно.
В США не предусмотрена охрана полезных моделей, наименований мест происхождения товара и географических указаний. Вы можете попытаться защитить их через регистрацию в качестве товарных знаков, советует Анна Холобудовская, руководитель практики «Международная регистрация товарных знаков»
◉ Проблемы
В патентном праве США действует принцип First to File — права принадлежат тому, кто первый их заявил. Особенностью в том, что можно подать предварительную патентную заявку, рассказывает Холобудовская. В то же время права на товарный знак возникают по принципу First to Use. Это значит, что при регистрации товарного знака заявитель обязан доказать использование обозначения либо подтвердить, что имеет такие намерения. Без фактического использования охрана товарного знака может быть прекращена. Соответственно, если заявитель только планирует выходить на иностранные рынки, момент регистрации товарных знаков необходимо правильно спланировать, рассуждает Пчелкин.
Регистрация товарного знака по Мадридской процедуре может стать выходом для тех, кто использование еще не начал и не уверен, что сможет его начать в ближайшие пару лет. Для таких заявок заявителю достаточно оформить декларацию о намерении использовать знак.
24 июня 2024 года Совет Европейского союза принял 14-й пакет санкций, который ввел серьезные ограничения для регистрации интеллектуальной собственности российских заявителей. Ограничения касаются основных объектов: изобретения, товарные знаки, промышленные образцы, географические указания.
Всемирная организация интеллектуальной собственности обязана принимать заявки через свои системы, но не гарантирует дальнейшую регистрацию в ЕС. По словам Игумнова, международные заявки отклоняют на этапе вступления в региональную фазу в Европейском патентном ведомстве или в патентных ведомствах стран ЕС. Он же объяснил, что оказание юридических услуг по защите интеллектуальной собственности для российских лиц разрешено только для защиты прав в судах ЕС для сохранения прав. При этом российские граждане и компании не могут инициировать новые процедуры (например, подачу оппозиций, оспаривание объектов интеллектуальной собственности третьих лиц).
Игумнов советует подавать заявки через «дружественных» лиц, которые должны быть зарегистрированы вне РФ и не подпадать под санкции.
В договорах с такими лицами нужно предусматривать условие о передаче объектов интеллектуальной собственности в пользу российского заявителя при условии снятия санкций.