Порядок защиты прав
Для защиты своих прав заинтересованное лицо вправе выбрать административный или судебный вариант защиты. С заявлением о признании регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции можно обратиться либо в ФАС, либо в Суд по интеллектуальным правам. Это разъяснение дано в п. 8 Постановления Пленума ВС от 23.04.2019 № 10 и в письме ФАС от 26.08.2019 № АК/74286/19. Законодательство допускает одновременное обращение в антимонопольный орган и суд. Такой вариант может быть полезен, когда предмет и объем доказательств не идентичны.
Если заявитель идет сразу в суд, то надо установить, что на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака конкурентные отношения были только между истцом и ответчиком, но не между ответчиком и иными хозяйствующими субъектами, как в случае с административным вариантом.
К компетенции суда относятся споры по оспариванию отказов в возбуждении дел о нарушении антимонопольного законодательства и споры об обжаловании решения ФАС в связи с недобросовестной конкуренцией при регистрации товарных знаков.
Недобросовестная конкуренция, связанная лишь с приобретением исключительного права на средство индивидуализации без его использования правообладателем, не допускается в силу ст. 14.8 закона «О защите конкуренции» (см. п. 169 постановления Пленума ВС от № 10). Это разграничение видов недобросовестной конкуренции отражено и в п. 13 обзора судебной практики Президиума ВС от 15 ноября 2023 года.
Обычно подобные споры связаны с регистрацией товарных знаков, которую проводили, чтобы навредить конкуренту, вытеснить его с товарного рынка и получить необоснованные экономические преимущества. Зачастую такие конфликты возникают между бывшими партнерами, аффилированными лицами, когда один из них регистрирует в качестве товарного знака обозначение, которое ранее использовалось другими лицами и стало известным потребителям определенных товаров (услуг). Похожие ситуации возникают и при приобретении лицом исключительного права на товарные знаки, ранее широко используемые конкурентом, но не зарегистрированные надлежащим образом. Еще требования о признании регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции могут предъявлять как защитные меры в ответ на получение претензии или иска о нарушении исключительных прав на товарный знак или взыскания компенсации.
Чтобы признать действия правообладателя актом недобросовестной конкуренции, мало одного факта использования спорного обозначения иным лицом до даты подачи ответчиком заявки на регистрацию товарного знака. Нужно установить совокупность обстоятельств.
Общие признаки недобросовестной конкуренции | Специальные признаки недобросовестной конкуренции |
1. Осуществление хозяйствующим субъектом действий, способных повлиять на состояние конкуренции. 2. Отличие избранного хозяйствующим субъектом способа конкуренции на рынке от поведения, которое в подобной ситуации ожидалось бы от любого субъекта, преследующего свой имущественный интерес, но не выходящего за пределы осуществления гражданских прав и честной деловой практики. 3. Направленность поведения на получение преимущества (имущественной выгоды или возможности ее извлечь) при осуществлении экономической деятельности за счет иных участников рынка. | 1. Ответчик приобретает исключительное право на такое обозначение, чтобы навредить истцу или вытеснить его с товарного рынка. Для этого он предъявляет требования, направленные на пресечение использования спорного обозначения. 2. Использование спорного обозначения иными лицами до даты подачи ответчиком заявки на регистрацию такого обозначения в качестве товарного знака, известность, репутация обозначения, вероятность случайности такого совпадения. 3. Осведомленность ответчика об использовании обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака. |
Дело Lastwish
ИП Радий Бабин обратился в СИП с исковым заявлением к ИП Петру Мятишкину, чтобы признать актом недобросовестной конкуренции действия ответчика, который приобрел и использует исключительное право на товарный знак Last Wish по свидетельству № 884909 в отношении товаров 30-го класса (чай, кофе) и услуг 43-класса МКТУ (кафе, рестораны).
С января 2021 года истец продавал разные сорта кофе под наименованием Last Wish на маркетплейсах Wildberries и Ozon. В это же время ответчик вел аналогичную деятельность на тех же площадках, но под товарным знаком Buenos Dias. При этом обжарку кофейных зерен оба предпринимателя заказывали у одного изготовителя.
В декабре 2022 года Бабин узнал, что конкурент зарегистрировал на свое имя товарный знак Lastwish и начал им пользоваться, а уже в январе 2023 года Бабин получил претензию о незаконном использовании товарного знака с требованием выплатить более 15 млн руб. компенсации.
Мятишкин в ответ утверждал, что в его действиях по регистрации и использованию товарного знака Lastwish нет признаков недобросовестной конкуренции. Он не знал об использовании истцом обозначения Last Wish до даты приоритета товарного знака.
Суд признал действия ИП Мятишкина по приобретению и использованию товарного знака актом недобросовестной конкуренции (дело № СИП-151/2023). Суд указал, что информированность ответчика об использовании истцом спорного обозначения до даты приоритета товарного знака можно установить на основе косвенных доказательств. Для этого используется стандарт доказывания «баланс вероятностей», то есть оценивается, насколько вероятно, что ответчик не случайно выбрал такое же обозначение, а знал о его использовании иным лицом.
Что еще учел суд:
- реализация идентичного товара (кофе) на одних и тех же маркетплейсах;
- возможность проверить наименование товара при регистрации карточки товара на маркетплейсах;
- популярность товара истца на маркетплейсах на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака;
- заказ изготовления продукции у одного и того же лица;
- отсутствие информации о том, что обозначение Last Wish когда-либо и кем-либо (до истца) использовалось в отношении какой-либо продукции, например продуктов питания. То есть обозначение уникально и неочевидно для использования в отношении кофе, а следовательно, вероятность совпадения фактически исключена.
После вступления в силу судебного решения правовая охрана спорного знака на основании решения Роспатента признана недействительной в отношении товаров 30-го класса и услуг 43-го класса МКТУ.
Выводы судов выглядят обоснованными: последствия и хронология действий ответчика указывают на его осведомленность об использовании конкурентом спорного обозначения в своей деятельности. Истец вложил значительные средства в продвижение и узнаваемость бренда Last Wish, а ответчик только зарегистрировал его и сразу же предъявил претензию о взыскании компенсации за его нарушение, предложив выкупить знак за крупную сумму. Вполне логично, что в этом деле суд установил однородность услуг 43-го класса (кафе, рестораны) с товарами 30-го класса (кофе), поскольку кафе — традиционные места продажи приготовленного кофе потребителям.
Дело «Фламенко»
Предъявление иска о незаконном использовании товарного знака и взыскание компенсации само по себе не означает недобросовестность правообладателя, который купил и использует товарный знак.
«Царицынский комбинат» предъявил в СИП иск к «Группе Черкизово» о признании действий по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству № 809950 «Фламенко» актом недобросовестной конкуренции. Истец утверждал, что начал использовать спорное обозначение на колбасных изделиях еще в 2017 году, тогда как товарный знак ответчика зарегистрирован только в 2021-м. Кроме этого, между компаниями существует спор о нарушении исключительных прав на указанный товарный знак и взыскании компенсации.
Чтобы подтвердить знание ответчика об использовании истцом обозначения «Фламенко» до даты приоритета товарного знака, истец истребовал через суд информацию из ФГИС «Меркурий» о том, какие производители и в каком объеме на территории России выпускали мясную (колбасную) продукцию под наименованием «Фламенко».
СИП отказался удовлетворять этот иск, так как ответчик доказал производство колбасной продукции «Фламенко» подконтрольными ему лицами начиная с 2008 года, включая значительные объемы производства и широкую географию продаж (дело № СИП-463/2023). Ответчик убедил суд, что зарегистрировал знак, чтобы закрепить исключительные права на обозначение, которое использовалось им и его аффилированными лицами более 15 лет.
Суд учел, что система ФГИС «Меркурий» закрытая, а ответчик имеет доступ лишь к информации в отношении самого себя. Поэтому сведения, размещенные в системе и касающиеся других лиц, не показывают осведомленность ответчика об использовании спорного обозначения иным лицом.
В отличие от дела Last Wish хронология действий ответчика в споре «Фламенко» по регистрации товарного знака не указывала на его желание навредить истцу. Долгие годы ответчик продвигал и повышал узнаваемость обозначения «Фламенко», а истец не предоставил подобных доказательств. Поэтому ключевой вывод суда здесь в том, что использование спорного обозначения одним лицом задолго до другого исключает недобросовестность первого при приобретении исключительного права на спорный товарный знак и при его использовании. Суд дополнительно отметил, что подача иска о защите исключительного права на товарный знак — реализация права на защиту.
Дело 2tips
Подачу заявки на товарный знак порой могут признать актом недобросовестной конкуренции. Это хорошо видно на следующем примере: «Софт Артель» попросила СИП признать недействительным решение ФАС об отказе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства. Заявитель просил обязать антимонопольный орган рассмотреть заявление о признании действий «Клаудпейментса» по приобретению и использованию домена www.2tips.ru и подаче заявки № 2021733621 на регистрацию обозначения 2tips в качестве товарного знака актами недобросовестной конкуренции.
С позиции ФАС, рассмотрение заявления о недобросовестной конкуренции на стадии рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака не входит в компетенцию службы.
Суд не согласился с такой позицией регулятора и указал, что действия, связанные с приобретением исключительного права на товарный знак, в частности до фактического получения права и в отсутствие использования такого товарного знака, можно квалифицировать как нарушение ст. 14.8 закона «О защите конкуренции» (дело № СИП-1370/2021). СИП в очередной раз указал, что рассмотрение вопроса о наличии или отсутствии в представленных с заявлением материалов признаков нарушения антимонопольного законодательства — это не та стадия, когда выясняются факты нарушения такого законодательства либо их отсутствие.
Товарный знак по спорной заявке все же зарегистрировали, и истец повторно обратился в СИП, требуя признать регистрацию товарного знака 2tips по свидетельству РФ № 847550 актом недобросовестной конкуренции. В рамках дела № СИП-1095/2022 стороны заключили мировое соглашение, где указали, что правообладатель товарного знака № 847550 отчуждает его в пользу одного из истцов. Это решение оформили в Роспатенте.
На что обращать внимание
При подаче иска о признании регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции важно учитывать совокупность обстоятельств, но главное — цель лица, обратившегося за такой регистрацией.
Нужно установить, использовал ли правообладатель обозначение до подачи заявки, вкладывал ли он средства в его продвижение, какая была узнаваемость у обозначения на рынке, пытается ли он просто вытеснить с рынка конкурентов. При этом намерение лица подлежит установлению на стадии обращения с заявкой в патентное ведомство, поэтому подачу заявки уже можно признать актом недобросовестной конкуренции.
Важно установить и последующее поведение лица, включая обращение с претензиями о нарушении исключительных прав к третьим лицам.